美国商标使用在先原则的具体适用

2024年3月23日发(作者：我为祖国骄傲)

美国商标使用在先原则的具体适用

商标权是商标权人的专属权利范围。在该权利范围下，他人不

得使用完全相同或近似的商标在相同或类似的商品/服务上。因此，

确定谁优先享有商标权利的归属，显得尤为重要。在中国，基本遵循

申请日在先原则 ，即谁先提交了注册申请，则可以优先获得核准注

册。而在美国，商标权利归属的原则是 使用在先 ，即谁先有真诚使

用意图并投入了使用，则可以优先享有商标权。

那不少企业便就此产生疑问了。既然美国商标以使用在先确定商标

权利归属，那在美国申请注册商标又是怎么一回事？如果基于在先使

用可以优先获得商标权，对使用的标准又是如何要求的呢？对此，可

简要解答如下。

一、美国商标使用与注册商标的关系

如上所述， 商标使用在先 为美国确定商标权利归属的基本原则。

而在发展多年的该原则下，商标注册制度系该原则的例外。根据《美

国商标法》第7条（b）、（c）项的规定，主簿商标注册证明是表明商

标权人对该商标享有专用权的初步证明，并且具有推定商标权人为在

先使用人的效力，除非有相反的证据证明。即当申请人提交了商标注

册申请后，则推定申请人在申请日有在先的使用，除非第三人有证据

表明其使用在该申请日之前。

诚然，很多商标申请人在申请日或申请日前并未投入实际使用，这

也是美国商标申请可以基于打算使用的原因。但在商标正式核准前，

官方会给出一定期限，要求申请人进行使用，并提供相应使用证据，

否则不予核准注册（基于第三国申请注册或者马德里国际注册方式除

外）。如此的制度安排，也平衡了注册商标需真实投入使用的基本原

则。除非第三人提供在先使用证据表示反对，申请商标经核准注册后，

也就具有了法律上的推定效力。

因此，对于在美国打算使用的商标，先提交申请注册，占住较早的

申请日，也是百利而无害。当然，商标的生命仍在于使用，提交申请

注册后，需在美国市场使用，方可获得并维系注册商标权利。

二、基于使用获得商标权之 使用 的标准

对于可建立商标权的使用行为，基本的满足条件系作为商标的使用，

即该标识可以起到商标的区分和识别作用。而若在商标使用的前期，

商标经过几版形式的变化，只要不是实质性变化，而没有产生新的商

业印象，则最初的商标使用即可视为最早的商标使用日 。

一般来说，如第六巡回法院在Allard Enterpris, Inc. 与

Advanced Programming Resources, Inc.的案件中指出， 即使首次

使用的量很小，而尚未建立深入的市场渗透或广泛的市场认知，但只

要是真诚的商业使用，该首次使用即可建立相应的商标权利 。且多

数法院认为，在双方都有实际使用的案件中，对使用的考量标准应高

于仅以在先使用挑战注册商标的情形 。此外，若仅是准备进行使用

也一般不认定可以获得商标权 。但实践中情况千差万别，对使用的

标准判断并没有统一的标准。为更好把握可建立商标权的使用标准，

我们不妨先了解几个美国判例，以窥探一二。

案例一：SNOB商标案

在1974年的SNOB商标案件 中，原告为法国一家香水制造商，多年

来在当地及其他地区经营 SNOB 品牌的香水。而被告自1951年起即

在美国注册了 SNOB 商标，指定使用在香水等商品上。因此，原告的

SNOB 牌香水因在先商标的存在而被挡在美国市场之外。但自注册后

20年以来，被告仅销售了89瓶 SNOB 牌香水，总销售额不超过600

美金，总利润不超过100美金。故原告基于被告对其商标下的产品仅

有少量的销售记录为由，要求第二巡回法院认定被告没有商标权利。

后法院支持了原告的主张，并认定被告的使用看起来更像是阻碍潜在

竞争者的计划，因而其使用不足以建立商标权。

案例二：SCRAMBLE商标案

在1982年的SCRAMBLE商标案件 中，原告打算在视频游戏产品上使

用 SCRAMBLE 商标。该计划被被告提前获知。为抢占优先使用日，被

告在已有的商标名牌上增加 SCRAMBLE 的标识，且在原告使用之前率

先销售了5份游戏产品。后第二巡回法院认定，被告仅在原有标的基

础上贴上新标的行为，明显具有抢先预留商标在先使用的恶意，故该

在先使用尚不足以建立商标权。

案例三：NEW WEST商标案

与上个案例不同，NEW WEST商标案件 的双方在选用商标时，互相

并不知晓，但巧合的是都拟选用 NEW WEST 标识作为新杂志的商标。

被告率先通过广告招商、广告宣传发行、邮件订阅的方式，获得了公

众一定程度的认知。原告在知晓后，立即将原本打算给广告商的抢先

预览版发往各报刊亭发售。截止发售当天，被告已获得了接近14000

份的订阅。4天以后，被告发行了首版杂志，并销售了1万份。截止

庭审时，被告已获得了15万的订阅，而原告在发行抢先预览版及一

版常规刊物以后，停止了出版发行。后第九巡回法院认定 NEW WEST

的商标权应归属被告，因被告的广告宣传在原告之前，且原告的抢先

预览版并非真正意义上的杂志，故不能算作商标使用。

以上案例可以看出，在考量是否为 真诚的商业使用 时，可以考虑

的因素包括以下几个方面：1）首次使用后是否在合理期间内有连续

使用。若在首次使用后，大半年甚至一年都未再次进行使用，而在此

期间其他人进行了善意、持久的使用，则该首次使用并不能建立商标

权；2）首次使用后使用的范围、广度及深度。如在合理期间内，使

用的范围、销量等没有实质增长，或少量的使用仅为阻碍其他善意竞

争者的市场进入，则也很难建立商标权；3）首次使用是否具有恶意，

如仅是原商标的标牌中强硬贴上新标，则难谓善意；4）公众的认知，

尤其是在判断预先销售是否可以建立商标权的情形。即通过商标使用

行为，大部分的消费者已将该商标与商品/服务来源建立了对应关系，

则该商品/服务提供商可优先享有商标权。

因此，对建立商标权利的商标使用标准虽可简单概括为 真诚的商业

使用 ，但在面对不同的争议方、不同的使用情形时，对使用的标准

并没有 一言可蔽之 的结论或 放之四海而皆准 的标准。确立商标权

的归属，需结合具体情形个案权衡和判断，考量哪一方有更真诚的使

用意图，有更广泛深入的实际使用，更应获得商标权利，以维护善意

方的真诚使用，同时兼顾市场上的消费者已建立的合理信赖以及市场

竞争的良性发展。这也是商标之于经营者、之于消费者、之于市场所

应具备的作用和意义。 相关关键词前一则: 直接申请在专利国际布

局的意义研究后一则: 注册商标被提撤销时应该如何应对？