专利法论文

2023年12月11日发(作者：白苹洲)

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专利法课程论文

题目：企业与专利问题研究

姓名：沈丽

学号：1061909064

2006年12月30日

【摘要】本文通过对企业与专利之间的关系，企业对与专利的积极利用以及企业面对专利侵权的应对策略的研究，旨在为企业在市场中利用专利获取最大利益提供有利的建议。

【关键词】企业 专利侵权

企业与专利问题研究

一、企业与专利一般关系

㈠ 专利对企业的重要性

在经济全球化不断纵深发展的背景下，对于作为非关税壁垒的主导形式之一的知识产权的争夺及其维护，已成为企业竞争的一个重要的战略制高点。从某种意义上讲，企业专利战略是争夺市场的关键因素。拥有一项核心技术的专利，意味着企业拥有了合法的垄断权利。企业可以以专利技术降低企业成本，提高产品质量，扩大市场份额，而其他企业要想在同领域内与其竞争，其要付出的成本要比没有专利保护高的多。这里主要谈的是专利对于高新技术企业的作用。

专利制度有利于推进企业技术创新。“专利制度有回报和激励两大功能。这种法律机制①能使发明人获得与其贡献相适应的回报和经济利润。”企业通过对技术的专利保护获得对一项技术的垄断权，通过对此项技术投入市场获得企业利润。通过良性循环企业将会 将更多的资金注入到技术的开发与研究，必然促进高新技术企业的技术创新。以海尔集团为例，它最早只是一家濒临倒闭的集体所有制小厂，无形资产近乎为零，更谈不上技术专利。为了求生，海尔确立了专利战略：一旦发现一项具有市场前景的技术，便迅速组织开发，并全方位申请注册保护然后推向市场，通过产品载体一一在市场上立足驰名。十多年后，海尔平均每两天就有一项专利申请，专利及其严密的保护网络不仅使海尔集团成为世界级的高品质企业。②

㈡我国专利保护现状

我国企业在专利保护工作中存在许多问题，主要表现在专利管理意识不强，专利管理基础薄弱。首先，许多企业没有制定自己的专利战略，没有意识到专利战略在企业经营和技术研发方面的重要性。其次，没有专门的专利管理机构，配备专职人员。很多企业领导认为，企业发明创造不多，此类机构不必设，专利工作由技术部分代管就行了。

另一个突出问题是专利申请量低，专利质量差。目前，近5万件中国授权的发明专利中，国外公司占了60％。我国企业象国外申请专利的更是凤毛麟角。十几年来累积的只有2000项。近年来，我国每年取得“国家级重大科技成果”3万多项，除极少部分申请专利保护外，大部分没有取得专利保护，。还有一些成果虽然在国内申请了专利，却没有在国外申请专利，而专利是有地域性的。还有很多企业，即使申请了专利也不善于利用专利战略。不注重事前防范，只忙于事后诉讼。这无异于成果鉴定。“有的企业在专利申请文件之一的权利要求书上只顾描写专利的技术特征，只想到如何客观描述，把西瓜描写成核桃，使专利保护范围过窄。”

二、企业专利战略

为使企业在专利权竞争中能够取胜或者占据比较有利的地位，国外许多企业都将专利

①②于金葵：《专利技术在高新技术企业中的运用》，载于《经济于法制》

在2006年5月份，海尔一举申请发明专利30项，而整个上半年共申请发明专利近150项，平均每天申请1个发明专利，发明申请数量约占青岛市申请发明总数450项的三分之一。 战略纳入到企业整体发展战略之中。专利战略作为钻里制度的派生物，是以市场为目标的。日本特许庭曾将专利战略看作是企业战略的构成之一，是为了在企业竞争中保持自己的优势。③下面从两个方面来谈企业专利战略的主要内容。

㈠ 自主研发专利产品应该注意的几点问题

⒈ 注意保存产品研发过程中的阶段性成果记录，保留文档，以便日后涉诉之用。

我们知道，产品研发不是一挫而就的，往往由几个阶段构成，企业在开发新产品的过程中往往订有产品研发计划书，按步就班进行研发。这个时候，阶段性文档、会议记录就显得尤为重要。同时，千万不要忽视员工的亲笔签名。一旦被诉侵权，根据民事诉讼法的举政责任分配原则，要求被诉侵权者对其产品或制造方法不同与起诉方的专利方法承担举证责任。这个时候研发记录便会使企业转败为胜。有些时候，企业还会面临职工侵犯专利权的情况，有的职工主张专利技术是自己业余时间研发的，没有利用企业资金，技术，物质条件，这就涉及到是否是职务发明的问题，专利权归属的问题。如果企业能够拿出对于职工的工作安排，研究计划等有利证据，问题不证自明。

⒉ 外聘职工携带技术入职的问题④

这里，以案例为分析。“甲企业与乙签订借工合同，聘任乙企业职工丙到甲企业工作帮助完成某一技术项目，由于合同约定不明对完成的技术申请专利产生纠纷。我们知道，“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位。”我们遇到的问题是，丙完成的工作，属于乙单位的工作任务还是甲单位的工作任务？丙的自有技术是否可以被甲申请为专利？我们认为，丙如果在甲单位工作期间由甲单位发放工资等报酬并实际与甲公司有实际上的管理关系，可认定为丙与甲存在劳动关系，那么基与甲对于丙的任务委派而完成的工作自然属于职务成果，甲应成为专利权人。其次，关于丙的自有技术，甲可以与丙签订合同，约定这部分的权利归属。实践中，企业往往疏忽大意，在出现问题以后才忙于找证据，诉讼，使原本可以避免的诉讼发生，耗人、耗才。防患于未然才是根本。

另外，公司招聘新人时，应当了解新人与原单位是否签订了涉及知识产权方面的合同，是否对原单位承担了保守商业秘密、不得侵害原单位知识产权的义务。对新人的使用，应当以不侵害原单位的知识产权为前提，避免陷入不必要的诉讼。

⒊ 申请专利前进行可行性分析

不可否分的一点是，对于中小企业来说，申请专利是一件很冒风险的事情，而且要考虑到其技术是否与将来的专利申请费和专利年费等值，能否获利等一系列问题。

⑪专利是否为发明创造的最佳保护方式

专利是一种严格的法律保护，未经专利权人许可，他人即使知道此项发明传造的内容也不的擅自利用，否则就构成侵权。但是获得专利权必须以公开发明创造为条件，这就有可能使它人在自己的发明创造的基础上很快作出新的发明传造，从而使自己的专利技术面临淘汰的危险。此外，专利保护是有一定期限的，保护期届满，专利技术就成为人类的共同财富。而技术秘密可以使发明创造内容在相当长的时间内不为外人所知。

③④ 转引自：戚昌文，绍洋，市场竞争与专利战略。武汉：华中理工大学出版社，1995年

案例详见 寿步：《软件网络和知识产权》，吉林人民出版社2001年11月版，114－137页。原案例是软件著作权纠纷，此处简化案情，用于说明专利权领域侵权问题。 ⑫发明创造能否带来预期的经济效益。

专利权的取得不仅要办申请手续，经过一系列的公告手续，而且耗要案规定缴纳申请费、审查费、专利维持费等。所以，一项技术是否要申请专利，申请人应当对技术的实施前景、市场需求状况、潜在用户的多寡进行分析。在技术竞争激烈的当代，最好是在选择课题时就随时注意调查了解国内外市场的动态，以便在完成后迅速作出正确决定。

⑬以国内法为依据分析可行性

首先判断申请专利的发明创造是否属于专利法禁止授予专利的申请。如果属于，不会获得批准，即使被批准，将来要要承担被诉无效或者被撤销的风险。其次，”查新”.这是对新颖性的必然要求。

⑭准确把握专利申请的良好时机

我国对于专利权的授予是采用先申请原则。即，两个或两个以上的申请人就同样的发明传造提出专利申请是，专利权授予最先提出申请之人。应该注意的问题有以下几点：

注意申请日前的保密。如果要召开新闻发布会、成果鉴定会、发表论文、参加展览，最好在申请专利之后进行。若为了生产经营急需适用某项技术，一定要和使用人订立保密协议，要求使用人承担保密义务，并且只能在约定的范围内非公开的使用。这样即使当事人违背了保密约定泄漏了发明创造的内容，依据专利法的规定，该发明传造如果在他人泄密之日其6个月内提出申请，仍具有新颖性。

考虑过早申请的弊端。专利申请符合一定条件即行公布，这就意味着给竞争对手提供了求之不得的技术信息，而他人有可能在极短时间内赶上甚至超过自己，从而使发明传造还未被授权就被淘汰，或者虽被授权但已经失去了部分市场。许多情况下，由于急于提出申请，导致忽略技术的完备性，专利申请被驳回。其结果使未别人提供了技术信息，自己浪费了时间和精力，耗费了无谓的代理费，申请费甚至高昂的实质审查费。

充分利用优先权原则。优先权原则的优越性几种体现在其效力上。在优先权期限内，发明创造不因任何其他技术的公开而丧失新颖性，还可以排除他么人在优先权期内就同样主体提出申请。其次，申请人可以在优先权期限内对自己的技术进行修改和完善。再次，企业可以实现不同种类的专利转换。

⒋权利要求书范围的确定。

权利要求书是整个专利申请书的核心部分，是专利权保护的范围。因此，准确界定权利要求书的范围对于企业避免专利侵权有着至关重要的意义。权利要求书的撰写不应仅仅以得到授权为目的，要以权利要求数能够在专利侵权中起到积极的防线作用为指导，针对各种可能的侵权途径，多方向布置独立权利要求，使每个独立的权利要求都能成为防范侵权的防线。权利要求书的范围不是越大越好。权利要求书要求保护范围越大，越容易被侵权，要求保护范围过小，又不足以主张权利。

㈡如何利用现有技术而避免侵犯他人权利

⒈ “取巧”失效专利也是节约

⑤“失效专利是一座等待人们开发的金山。”国家知识产权局有个失效专利数据库，专门储存外国失效专利。“据了解，全球每年诞生的专利85％没有申请中国专利，全球5000余

⑤ 王立诚著《失效专利的获取与利用》，载于《现代情报》，2001年2月第1期。 万件专利总量中，只有70万件在我国有效，其中4930多万件专利不受我国法律保护，成为公知公用技术，也就是说凡是失效专利，企业可以不出一分钱，拿来就用。”⑥受它的启发还可以进行二次创新和开发，申请新的专利。特别是有很多的国外失效专利，从技术上讲十分先进，如果能够加以利用，可以大大提高中国中小企业的技术水平。

实际上，许多失效专利的技术内容对许多中小企业来说是颇有开发价值的。如在专利历史上，盒式磁带录音机专利是由荷兰飞利浦公司申请的，但该公司先后将多国专利都主动放弃，因为公司以为此时发展录音机产业会没有市场。精明的日本人则利用失效专利战略，先后开发出品质不一的各式录音机，获得了巨大的经济利益。⑦

另一方面应该考虑的是，并不因免费而滥用。企业应该考虑市场因素、技术因素和产业因素来选择适合自己的。 一是专利产品的特性，即至少在某一方面应具有优于市场上已有产品的特性；二是企业自身的核心能力，它是能够使企业显示自身特色并为之带来竞争优势的一个知识集合；三若企业在选择失效专利的过程中涉及新领域的进入，则还要考虑技术转换成本的问题。转换成本由三部分构成：一是新技术之间的匹配成本；二是企业采用新技术的生产调整成本；三是由新技术市场效果的不确定性所带来的风险成本。

⒉ 绕过障碍专利战略

（1）绕过权项，开发不抵触的技术。我国北京科技大学绕开日美钕铁硼专利，开发出了与日美专利不抵触的新技术，先后申请了多项制备钕铁硼直接法合成合金的专利，其中直接法的系列新技术在国际发明展览会上获得了优秀发明奖。

（2）使用替代技术。绕过其他企业的专利，避免专利诉累，企业可以考虑采用与专利不等同的替代技术，但有一定的局限性。

（3）先用权战略。先用权不是一种独立的权利，⑧是指在他人专利申请日前已经制造相同的产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，享有在原有范围内继续制造、使用的权利。先用权是对专利权的一种抗辩，其不视为侵犯专利权。

（4）在不受专利地域保护范围内利用他人专利。专利权具有地域性特征，即专利权只在申请的国家或地区才受保护，在其他国家或地区不受保护。据此，我国企业对于超过优先权期限没有在我国申请专利的外国企业的国外专利，完全可以大胆地使用，在我国国内不会构成专利侵权。但是不能将该产品出口到已获得专利保护的国家。

⒊产品生产前的专利文献检索，即专利侵权性分析。

⑨专利文献是记载专利内容的文件资料及有关出版物的总称。及时准确的获取专利情报，可以保护企业免于自主研发产品中的涉诉问题。由于专利保护的地域性，在产品销售到新的国家或地区时，也应在全面检索当前相关专利信息的基础上进行分析。有些企业领导者和技术人员有这样一种误解，认为只要不是仿制别人的产品，而是自行开发研究的就不会亲发他人的专利权。其实这种观点是非常错误的。一旦该发明传造先被别人申请专利并取得专利权，其他任何人或单位未经专利人许可，都不能使用与该专利相同的发明创造，尽管你独自完成了这项发明创造，但是你的发明不具有首创性。比如美的集团1995年开发的一款新型柜式空调产品，被日本三样指控侵权，不得不付出245万元的专利使用费，因为该项发明传造早

⑥⑦ 柳桂珍：《取巧也是节约》，载于《人民日报》，20050824 第1版

符颖《 论失效专利的开发与利用策略》载于《研究与发展管理》2005年6月第3期。

⑧ 也有学者持不同观点。参阅陈子龙：《关于先用全“原有范围”的再思考――兼对“量化标准”提出置疑》，载于《知识产权》1991年第1期。

⑨ 颜祥林 等编著《知识产权保护原理与策略》，中国人民公安大学出版社，2001年9月第1版。 再1995年之前就被日本三洋申请了专利。⑩

三、企业与专利侵权问题

㈠什么叫专利侵权

专利侵权行为，是指没有法律或合同的依据，以生产经营为目的实施他人专利的行为。“在没有专利法之前，随便什么人，随便什么时候，都可以使用别人的发明，这样发明人从自己的发明终究得不到什么特别得利益了。专利制度改变了这种状况，保证发明人在一定时期内对自己得发明独立使用，因此给发现和制造使用新物品得天才火焰添加了利益得柴薪。”11实践中，专利侵权行为必须满足两个条件：（1）未经权利人许可；（2）以生产经营为目的。根据《专利法》第11条的规定，具有以下三种具体形式：

1、制造、使用、许诺销售、销售或进口他人发明专利产品或实用新型专利产品；

2、使用他人发明专利方法以及使用、许诺销售、销售或进口依照该方法直接获得的产品；

3、制造、销售或进口他人外观设计专利产品。

实践中还有一种假冒他人专利行为也视为侵权，此类专利侵权是指侵害专利权人的标记权，根据《实施细则》第84条规定，有以下四种形式：

1、 未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号；

2、 未经许可，在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术；

3、 未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术；

4、 伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。

㈡企业被诉侵权的应对策略

目前我国很多企业都面临侵犯外国专利权的问题，应对永无休止的专利侵权诉讼。比较典型的是中国的DVD行业的兴衰。12

⒈利用和解策略

由以上分析可知，企业在研发过程中，无论是自主研发还是刻意模仿他人专利甚至是照办照抄他人专利，都有可能被诉侵权。这个时候通常有几种方式可以采用，一为和解，一为应诉。通常，和解是企业应当首先考虑的策略。资料显示，有80％的专利侵权案件是通过和解谈判方式解决的。侵权诉讼的高风险性和诉讼过程所消耗的漫长时间和巨额费用，可能使双方两败俱伤。在应用专利和解策略时，首先要搞清对方发动专利侵权诉讼的目的。通过专利侵权诉讼来实现经济目的，是当代企业进行商业竞争的一个新趋势，法庭不过是市场之外的第二战场，对方所要得到的，往往是通过诉讼增加筹码，得到较高的专利使用费，或者作为一个施压手段。对于理智的企业而言，诉讼并不是赢得利益的最佳手段。诉讼程序一旦

⑩ 李荣德《企业应对涉外专利侵权诉讼的和解策略》，载于《电子知识产权》2004年12月。

摘自林肯1860年6月22日论“发现、发明及改变”的演讲，转引自张耕著《知识产权民事诉讼研究》法律出版社2005年第1版。

12参见寇宗来，张弘 《握在别人手中的大棒？——“DVD事件”与“思科诉华为案”的启示》 载于《权衡》2006（3）

11启动可能要好几年才能结束讼战，对于企业来说时间就是金钱，效率就是生命，市场瞬息万变，专利也在告诉更新换代，将大量时间投入诉讼，就算最终打赢了官司也已经失去了最佳的时机。

如何促成和解呢？

⑪主动要求合作

主动要求赔偿可以减少双方的诉讼开支，挽回企业名誉。针对不同的指控可针对不同的目的提供不同的合作模式。如果诉方的专利存在未使用或者其专利权即将丧失等情形，企业可以以合适的价格请求受让专利权。也可以以自己的销售途径为筹码，与对方展开合作。

⑫延长诉讼时间

这是面对执意走上法庭的企业的一种诉讼策略。有的专利并不具有太大的市场价值，如果诉讼时间拖延太长，专利权人面对惊人的开支会重新考虑和解方案。延长诉讼时间的有效途径是提起专利无效宣告从而中止法庭审理。

⑬发动无效宣告，促成和解

根据国家知识产权局的统计，在专利复审委员会审理的无效案件中有46.7％的专利被宣告无效，而被宣告部分权利无效的有54％，也就是说，在对专利权无效提出置疑的案件中，近一半的专利权最终灭失。这对于提起侵权之诉的企业来说，不能不成为一种威胁。

2．利用现有技术抗辩。在福州金得利工艺品有限公司与刘爱荣、深圳市丰合盛事业有限公司、盛琦专利侵权纠纷案中，被告人刘爱荣即以金得利公司的实用新型专利中有已有公知技术作为侵权的抗辩理由并被法院采纳，最终虽判定侵权成立，但赔偿数额因此减少。13

另外，应对侵权诉讼还有合法取得抗辩，诉讼失效抗辩等方式，这里不再赘述。

㈢如何保护企业的专利权不受侵害

⒈侵权警告函的正确使用

现实生活中市场主体利用专利侵权警告函这种竞争工具是非常普遍的，通常会收到良好的效果。但是，侵权警告函使用不当不但不能制止侵权行为，还可能引发对方反诉侵犯名誉权，不正当竞争等问题。因此，侵权警告函最好由专业律师撰写并符合有效要件。①证据要件，发布人必须有确切证据证明侵权方有侵权事实或者掌握了有利的物证、书证。②对象要件。侵权警告函最好针对特定对象发布，否则，对于一般的同业竞争者发布警告函，有不正当竞争之嫌，一旦涉诉侵犯商誉，难以脱身。③方式要件，警告函最好通过专业律师撰写，如在公开刊物上发表，一定要注意措辞。14

⒉证据的积极收集

物证，主要是侵权产品，侵权产品是十分重要的证据而且它的取得业不难。书证，一是证明专利权人拥有专利权，如专利证书，专利申请文件、专利实施许可或专利转让合同书等等。二是证明侵权方实施了侵权行为，如侵权方与他人的订货合同或转让合同，销售发票或者合同书等。在有些情况下，往往一两份有利的书证就可以认定侵权事实的存在。

13 案件详情见《福州金得利工艺品有限公司与刘爱荣、深圳市丰合盛事业有限公司、盛琦专利侵权纠纷案》，载于郑伟主编《知识产权精选案例评析》，人民法院出版社，2004年第1版

14 参见 廖义男：《专利全人发函警告竞争对手及竞争对手之交易相对人应注意及尊重其专利权》，[台]《月旦法学》第14期，转引自梁志文《论专利权人之侵权警告函》，载于《知识产权》2004年第3期。 ⒊对专利权本身进行评估

专利是否具备新颖性、创造性、实用性？是否在专利保护期限？是否过了诉讼时效？权利要求书是否无懈可击？是否存在其他无效情形？如果自己的专利权存在瑕疵，千万不要盲目提起诉讼，以免被诉无效，失去已有的权利。这个时候，选择和解，要求对方支付适当使用费是个不错的选择。

⒋ 选择适当时机

并不是所有的侵权行为影响专利权人的即得或预期利益。出于各种原因，专利权人产品不能尽快得打开某的市场，而侵权人利用自身某种优势，变相的替权利人开山辟路，等市场成熟的时候再加以反击，何乐而不为呢？

5．适时利用临时禁令原则

临时禁令原则规定在专利法61条第一款当中，当专利权人或其他利害关系人有证据 证明他人正在实施或者将要实施侵犯其专利权的行为时，如不及时制止将会使权利人受到无法弥补的损害时，可以请求人民法院采取责令停止有关行为和财产保全等措施。临时禁令在TRIPs协议中被成为“临时措施”。“临时措施”与“临时禁令”以及“诉前责令停止侵权行为”，虽然成为各不相同，但在实质上都是符合TRIPs协议要求的一项同等的司法措施，具15有相同的功能和效力。诉前禁令原则的使用可能会影响涉嫌侵权人的生产经营活动，所以，申请此禁令需谨慎。以免造成不必要的损害。

小结，高科技时代的到来使得企业与专利有了千丝万缕的关系，专利已经渗入到经济活动的各个领域并带来的巨大的经济效益。如何利用专利趋利弊害已经成为每个企业棘待解决的问题。本文的论述，旨在为企业正确认识专利，利用专利提供有利的信息。

参考文献

1．郑成思著《知识产权法》法律出版社2002年第1版。

2．程永顺主编：《专利侵权判定实务》，法律出版社，2002年版。

3．尹新天著《专利权的保护》，知识产权出版社，2005年4月第2版。

4．北京市知识产权局编著《专利纠纷案件评析》，知识产权出版社，2005年1月第1 版。

5．陈旭主编《知识产权案例精选》，法律出版社1999年第1版。

6．孙璐著《强弱之界：专利权保护的选择》，《电子知识产权》2005年第8期。

7．蒋志培“侵犯专利权的认定”载/file/2

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15 最高人民法院民事审判第三庭编：《知识产权审判知道与参考》（第3卷），法律出版社2001年版，第213页。 致谢

此论文是专利法课堂小组研究内容的深化，小组在选定题目并多次讨论的基础上形成了一致意见。作者在形成一致意见的基础上对专利侵权现象进行进一步研究，形成了本文的基本框架。在小组与刘永沛老师的多次讨论过程中，刘老师给予了悉心的知道，使作者受益匪浅，在此对于企业侵权应对策略研究小组的全体成员以及刘老师一并予以感谢。

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