专利的尽职调查与实际操作详解

更新时间:2023-05-08 02:49:47 阅读: 评论:0

专利的尽职调查与实际操作详解
创融法务 
创融法务,为初创成长企业提供股权设计与激励、股权投融资,公司纠纷与治理、知产规划与保护,税务筹划与争议,风险管理等创融方面的法律服务。
在涉及专利的交易中,我国企业曾经上当受骗,损失惨重。北京某汽车厂在与外商进行合资谈判过程中,外方提出技术入股方式的具体方案,以其中的97件专利技术,共折合1600万美元入股。由于这家企业不懂得专利法,没有了解这些专利技术的法律状态就草草签约。直到后来才得知,97件专利技术中的23件专利是过期的,还有29件专利已临近到期,13件则刚刚递交申请,没有授权,真正算数的专利只有32件,占总专利数的33%,也就是说2/3的专利是不能折算股金投资入股的。该企业追悔莫及。
如果企业在专利引进等交易中开展尽职调查,根据其专利技术的申请号、专利名称等,仔细检索其法律状态,包括其权利保护范围、保护期限,以确定该专利是否为假冒专利、过期专利,就可以避免这些无谓的经济损失。如我国在引进英国皮尔金顿公司浮法玻璃生产线的过
程中,通过详细检索专利文献,发现该公司有关浮法玻璃技术的137件专利在当时已有51件失效,迫使英方将价款由原来的2500万英镑降为52.5万英镑。
所谓尽职调查(Due Diligence),也称审慎调查,有的也译为谨慎审核、正当调查,是指在企业买卖、投资、合作、购并等交易活动中,事先针先对特定标的所进行的调查程序,其目的系为确保双方协商或谈判基础的正确,内容则涵盖企业经营管理与实际运作的各个层面,只要交易双方认为重要或足以影响商业决策的事项,都可列为尽职调查的内容,主要包含财务面(financial due diligence)及法律面(legal due diligence)的调查、鉴价与风险评估。
对于专利风险的尽职调查,简单地讲,是指通过收集和分析对方的专利信息,预测和评价相关的风险问题和收益机会,作为调查方决策参考的依据。专利权的调查比起一般的产权调查要复杂得多,因为专利权有较高的技术含量,法律程序也比较复杂。像房地产调查,只要到房地局跑一趟,基本上可以了解清楚这个产权的状况;而专利权相对而言没有这么简单。
一、专利风险尽职调查的程序
专利风险的尽职调查过程,主要由专利风险尽职调查准备、调查实施、调查结果分析、调查结果应用四个环节构成。
1.专利风险尽职调查的准备
在专利风险尽职调查的准备阶段,需要制定调查活动计划,主要包括尽职调查目标的制定、调查内容的确定、人员和时间安排等。确定调查人员,主要由知识产权专业人员、企业高层管理人员和相关领域的技术人员组成;依据尽职调查目标,设计和选择专利风险尽职调查方法,一般调查方法有专利的检索与分析,审核有关知识产权制度、资料、记录等。
2.专利风险尽职调查的实施
在专利风险尽职调查的实施阶段,调查小组依据调查计划,运用调查方法,如专利检索分析等开展调查,并对调查过程进行控制和调整。在实施调查过程中,有时会根据实际情况作适当调整,包括对调查内容、调查方式的组合调整,改换角度等应变方法,变换调查人员调查等,最终达到获取有效信息的目的。
在完成每项预定的调查内容和类别以后,应及时记录调查信息,以甄别关键要素和信息的客观性、真实性,在随后的进程中进行再核实和再调查。
3.专利风险尽职调查的结果分析
在专利风险尽职调查的结果分析阶段,调查小组结束调查活动后,需要对所获得的信息进行提取和分析,判别是否存在重大的专利侵权风险或法律隐患。在分析和比较的基础上,形成调查结果的总结报告。一般分析和比较采用表格形式,简洁明了。
4.专利风险尽职调查的结果应用
在专利风险尽职调查的结果应用阶段,根据调查报告,判别企业在专利交易中可能面临的法律风险问题及其风险成本,判别消除或克服专利风险的难易程度,并为消除或克服专利风险提供决策依据。
二、专利风险尽职调查的内容
从广义上讲,专利风险调查的内容范围大致涉及以下几个方面:
(1)技术层面,比如专利技术是否成熟;
(2)法律层面,比如专利是否获得授权;
(3)管理层面,比如调查受让专利的企业是否拥有足够的专利经营管理能力。
而从专利交易的卖方和买方两个角度观察,专利风险调查的内容又大有不同。我们下面从专利买方的角度,主要在法律层面,从形式与实质两个方面,介绍专利风险尽职调查的内容。
1.形式上的调查
(1)专利权是否已获得
如果卖方的专利还只是一件专利申请,并没有获得国家知识产权局的授权,那么这个专利申请能不能顺利获得授权,不免要充满疑问。如果专利申请最终未获批准,即使斥资买下也不能独占使用。此外,假使专利申请在未来能够经过审查而获得授权,也要警惕专利申请人为了顺利获得授权,而修改缩小专利权利要求的保护范围,否则等你获得专利权时,发现此时的专利已非交易当时的专利了,因为保护范围缩小了,商业价值大打折扣。
(2)专利权是否被终止
有些专利权可能因为没有按照规定缴纳年费,甚至因为书面声明放弃等因素而被依法终止了。被终止的专利已经进入公有领域,不需要花费金钱即可利用。因此,查明该专利是否被终止,对于买方关系重大。
(3)专利权在哪里有效
专利权具有地域效力,在中国申请的专利只在中国有效,在美国申请的专利只在美国有效。如果你打算买来专利,制造产品,然后销往美国,那么必须调查卖方卖给你的专利是不是包括美国专利,卖方是否在美国也获得了专利授权,否则可能另有他人在美国享有专利权,买方的产品出口会受到专利侵权的指控。
(4)专利权何时到期
在我国,发明专利的保护期为自申请之日起 20 年,实用新型和外观设计专利的保护期为自申请之日起10 年,超过保护期后,专利技术就进入公有领域,不能独占其利。因此,专利剩余的有效期限越短,专利的商业价值也就越低。
(5)专利权由谁享有
只有专利权人,才有权处分其专利转让、专利许可等事宜,所以,必须调查一下这个专利是不是由卖方享有。如果卖方是个人的话,还有必要确认一下这是不是非职务发明创造,防止发明人将职务发明创造申请为个人的非职务专利,为未来权属争议埋下伏笔。对于卖方受让而来的专利,不能只看其专利转让合同,还要查明该专利转让是否已经过国家知识产权局的登记,否则卖方仍不是合适的专利权人,还没有真正成为专利的所有人。
(6)是否取得共有人的同意
如果卖方和他人共有专利权的话,卖方应当获得共有专利权人的授权才能进行专利转让、许可等交易。否则,卖方属于擅自处分,在法律上归于无效,从而影响买方的利益。不过,《专利法》第15 条规定,如果没有约定的,专利权的共有人可以单独以普通许可方式许可他人实施专利。

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