专利的尽职调查与实际操作详解
创融法务
创融法务，为初创成长企业提供股权设计与激励、股权投融资，公司纠纷与治理、知产规划与保护，税务筹划与争议，风险管理等创融方面的法律服务。
在涉及专利的交易中，我国企业曾经上当受骗，损失惨重。北京某汽车厂在与外商进行合资谈判过程中，外方提出技术入股方式的具体方案，以其中的97件专利技术，共折合1600万美元入股。由于这家企业不懂得专利法，没有了解这些专利技术的法律状态就草草签约。直到后来才得知，97件专利技术中的23件专利是过期的，还有29件专利已临近到期，13件则刚刚递交申请，没有授权，真正算数的专利只有32件，占总专利数的33%，也就是说2/3的专利是不能折算股金投资入股的。该企业追悔莫及。
如果企业在专利引进等交易中开展尽职调查，根据其专利技术的申请号、专利名称等，仔细检索其法律状态，包括其权利保护范围、保护期限，以确定该专利是否为假冒专利、过期专利，就可以避免这些无谓的经济损失。如我国在引进英国皮尔金顿公司浮法玻璃生产线的过
程中，通过详细检索专利文献，发现该公司有关浮法玻璃技术的137件专利在当时已有51件失效，迫使英方将价款由原来的2500万英镑降为52.5万英镑。
所谓尽职调查(Due Diligence)，也称审慎调查，有的也译为谨慎审核、正当调查，是指在企业买卖、投资、合作、购并等交易活动中，事先针先对特定标的所进行的调查程序，其目的系为确保双方协商或谈判基础的正确，内容则涵盖企业经营管理与实际运作的各个层面，只要交易双方认为重要或足以影响商业决策的事项，都可列为尽职调查的内容，主要包含财务面(financial due diligence)及法律面(legal due diligence)的调查、鉴价与风险评估。
对于专利风险的尽职调查，简单地讲，是指通过收集和分析对方的专利信息，预测和评价相关的风险问题和收益机会，作为调查方决策参考的依据。专利权的调查比起一般的产权调查要复杂得多，因为专利权有较高的技术含量，法律程序也比较复杂。像房地产调查，只要到房地局跑一趟，基本上可以了解清楚这个产权的状况；而专利权相对而言没有这么简单。
一、专利风险尽职调查的程序
专利风险的尽职调查过程，主要由专利风险尽职调查准备、调查实施、调查结果分析、调查结果应用四个环节构成。
1．专利风险尽职调查的准备
在专利风险尽职调查的准备阶段，需要制定调查活动计划，主要包括尽职调查目标的制定、调查内容的确定、人员和时间安排等。确定调查人员，主要由知识产权专业人员、企业高层管理人员和相关领域的技术人员组成；依据尽职调查目标，设计和选择专利风险尽职调查方法，一般调查方法有专利的检索与分析，审核有关知识产权制度、资料、记录等。
2．专利风险尽职调查的实施
在专利风险尽职调查的实施阶段，调查小组依据调查计划，运用调查方法，如专利检索分析等开展调查，并对调查过程进行控制和调整。在实施调查过程中，有时会根据实际情况作适当调整，包括对调查内容、调查方式的组合调整，改换角度等应变方法，变换调查人员调查等，最终达到获取有效信息的目的。
在完成每项预定的调查内容和类别以后，应及时记录调查信息，以甄别关键要素和信息的客观性、真实性，在随后的进程中进行再核实和再调查。
3．专利风险尽职调查的结果分析
在专利风险尽职调查的结果分析阶段，调查小组结束调查活动后，需要对所获得的信息进行提取和分析，判别是否存在重大的专利侵权风险或法律隐患。在分析和比较的基础上，形成调查结果的总结报告。一般分析和比较采用表格形式，简洁明了。
4．专利风险尽职调查的结果应用
在专利风险尽职调查的结果应用阶段，根据调查报告，判别企业在专利交易中可能面临的法律风险问题及其风险成本，判别消除或克服专利风险的难易程度，并为消除或克服专利风险提供决策依据。
二、专利风险尽职调查的内容
从广义上讲，专利风险调查的内容范围大致涉及以下几个方面：
(1)技术层面，比如专利技术是否成熟；
(2)法律层面，比如专利是否获得授权；
(3)管理层面，比如调查受让专利的企业是否拥有足够的专利经营管理能力。
而从专利交易的卖方和买方两个角度观察，专利风险调查的内容又大有不同。我们下面从专利买方的角度，主要在法律层面，从形式与实质两个方面，介绍专利风险尽职调查的内容。
1．形式上的调查
(1)专利权是否已获得
如果卖方的专利还只是一件专利申请，并没有获得国家知识产权局的授权，那么这个专利申请能不能顺利获得授权，不免要充满疑问。如果专利申请最终未获批准，即使斥资买下也不能独占使用。此外，假使专利申请在未来能够经过审查而获得授权，也要警惕专利申请人为了顺利获得授权，而修改缩小专利权利要求的保护范围，否则等你获得专利权时，发现此时的专利已非交易当时的专利了，因为保护范围缩小了，商业价值大打折扣。
(2)专利权是否被终止
有些专利权可能因为没有按照规定缴纳年费，甚至因为书面声明放弃等因素而被依法终止了。被终止的专利已经进入公有领域，不需要花费金钱即可利用。因此，查明该专利是否被终止，对于买方关系重大。
(3)专利权在哪里有效
专利权具有地域效力，在中国申请的专利只在中国有效，在美国申请的专利只在美国有效。如果你打算买来专利，制造产品，然后销往美国，那么必须调查卖方卖给你的专利是不是包括美国专利，卖方是否在美国也获得了专利授权，否则可能另有他人在美国享有专利权，买方的产品出口会受到专利侵权的指控。
(4)专利权何时到期
在我国，发明专利的保护期为自申请之日起 20 年，实用新型和外观设计专利的保护期为自申请之日起10 年，超过保护期后，专利技术就进入公有领域，不能独占其利。因此，专利剩余的有效期限越短，专利的商业价值也就越低。
(5)专利权由谁享有
只有专利权人，才有权处分其专利转让、专利许可等事宜，所以，必须调查一下这个专利是不是由卖方享有。如果卖方是个人的话，还有必要确认一下这是不是非职务发明创造，防止发明人将职务发明创造申请为个人的非职务专利，为未来权属争议埋下伏笔。对于卖方受让而来的专利，不能只看其专利转让合同，还要查明该专利转让是否已经过国家知识产权局的登记，否则卖方仍不是合适的专利权人，还没有真正成为专利的所有人。
(6)是否取得共有人的同意
如果卖方和他人共有专利权的话，卖方应当获得共有专利权人的授权才能进行专利转让、许可等交易。否则，卖方属于擅自处分，在法律上归于无效，从而影响买方的利益。不过，《专利法》第15 条规定，如果没有约定的，专利权的共有人可以单独以普通许可方式许可他人实施专利。
