立普妥同族专利构建策略探析_张辉

更新时间:2023-08-01 08:23:56 阅读: 评论:0

立普妥同族专利构建策略探析
张辉1,刘桂英2(1.北京国之专利预警咨询中心,北京100190;2.国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心,北京100190)
摘要:目的通过对专利制度中同族专利产生特点、功能的研究,为国内制药企业专利挖掘与专利管理提供借鉴。方法对立普妥专利同族中的技术主题、同族专利布局周期、同族专利发展脉络等进行解析,分析医药领域专利同族的构建策略。结论与结果在基础化合物专利之外,晶型、组合物仍然是外围专利的布局重点,可以在化合物专利推出后的一段时间内,利用优先权制度及分案申请制度等构建多层次的专利族,并借此增强企业的专利链条。
关键词:立普妥;阿托伐他汀;专利族;分析;优先权
doi:10.11669/cpj.2014.05.023中图分类号:F426.72文献标志码:A文章编号:1001-2494(2014)05-0437-05 Patent Family Strategy Analysis of Lipitor
ZHANG Hui1,LIU Gui-ying2(1.Guozhi Patent Warning Consulting Center,Beijing100190,China;2.Patent Examination Coop-eration Center of the Patent Office,SIPO,Beijing100190,China)
ABSTRACT:OBJECTIVE To study the features and the functions of patent family inpatentregime,thus to provide experience for the Chine domestic pharmaceutical enterpris in the development and the management of patent.METHODS In the ca of lipitor patent family,technical topics,application period and the inner relationship were analyzed,aiming to acquire the constructing strategy of patent family in pharmaceutical field.RESULTS AND CONCLUSION Crystal and composition patents are also important in the surrounding patent layouts besides the chemical compound patent.After the application of the chemical compound patent,multi-level patent families can be constructed by making u of the priority and divisional application system,that can reinforce patent strategy of enterpri.
KEY WORDS:lipitor;atorvastatin;patent family;analysis;priority拍卖合同
人们将具有共同优先权的由不同国家公布的内容相同或基本相同的一组专利申请或专利称为一个专利族(patent fam-ily),将专利族中的每件专利文献称作同族专利(patent family members)[1],其来源一般包括申请人为了开拓和占领国际市场,根据某项发明的重要性和对该技术的市场预期而选择向某些国家和/或地区提交的专利申请,也包括那些在专利申请过程中(包括国际阶段和/或国家阶段)产生的不同类型的专利文献,最常见的情形如公开和/或授权的专利文献。基于此,对同族专利的分析一方面可以确定目标国家的专利布局策略,例如根据其同族专利数量以及在国际市场上重要国家
的分布,以此作为确定某一技术领域的核心或重点专利的依据[2];另一方面,也可以确定专利在不同国家阶段的申请策略,例如根据美国的专利再颁制度衍生的再颁专利等。
立普妥(阿托伐他汀)是辉瑞公司的重磅药物之一,该药物的化合物专利(US5273995/USRE40667E)[3]于2011年6月28日到期,其后尚有组合物专利(US5686104)、晶型专利(US5969156)等仍处于有效保护当中。为了探讨上述各种类型专利各自的保护力度(仅就全球布局而言)如何,笔者拟对辉瑞公司的立普妥各类型专利的专利族进行分析,并据此探讨专利保护中的同族专利构建策略,包括国际申请时的国家布局策略及其在进入国家阶段时的申请策略等,为国内制药企业的专利布局策略提供借鉴与参考。
1检索方法
检索数据库主要依赖国家知识产权局自主开发的专利检索与服务系统(patent arch and rvice system of SIPO,S 系统)、美国化学文献社(CAS)提供的国际联机检索系统(the scientific and technical information network,STN)和汤森路透公司的Thomson Innovation检索与分析系统(TI)。S系统中的德温特世界专利索引数据库(DWPI)收录了1948年至今的包括8国2组织在内的47个国家和组织的专利信息,主要有专利著录项目、摘要、摘要附图等,其中的公司代码或者专利权人代码(CPY/CK)可以用于检索某一标准公司(含其子公司)的专利申请。STN中的CAS登记号可用以检索某一化合物及其组合物的专利申请。
首先,在STN中以立普妥的CAS登记号(134523-03-8)进行化合物及其组合物专利及专利申请的全面检索;然后,在TI 中使用立普妥的英文和辉瑞公司的CK(PFIZ)进行如下补充检索:“ALLD=(atorvastatin*or lipitor*)AND CK=(PFIZ)”或ALLD=(crysta*)AND ALLD=((atorvastatin* ORlipitor*))AND CK=(PFIZ)”;最后,在S系统的DWPI 数据库中进行数据校正,以校正后的检索结果为基础进行后
作者简介:张辉,男,硕士,专利审查副研究员研究方向:专刊预警Tel/Fax:(010)62413001E-mail:zhanghui_v
续的同族专利分析。
2分析方法
2.1同族专利数量排名
将所获得的专利数据在DWPI数据库中进行族中专利数量统计,获得排名前10的专利族,从中确定每一专利族的技术主题,见表1。
从表1排名前10的技术主题可以看出,针对阿托伐他汀的重点专利布局主要围绕以下技术内容展开:阿托伐他汀的晶型、阿托伐他汀与抗高血压剂的组合或联合、阿托伐他汀与其他治疗剂的组合与联合飞行员体检标准
等。其中晶型专利是在全球布局最广泛的技术主题,药物的晶型在50年代末才引起药学界的注意,70年代后,美国在药典中已有个别药物的晶型记载[4],如今,药物晶型专利日益受到重视,且被认为是在化合物专利保护到期之后延长产品利益的有效方法[5]。以下是阿托伐他汀关键专利的大致申请脉络:1986年申请中间体专利(US4681893),1991年申请药物化合物专利(US5273995),1994年申请药物组合物专利(US5686104),1997年申请药物晶型专利(US5969156)与药物组合物专利(US6126971),专利申请基本呈现出如下顺序:中间体→化合物→组合物→晶型→组合物,且化合物与晶型专利的申请间隔在5 6年左右,符合国际上原研公司一般在化合物专利推出5 6年后才推出晶型专利的规律[6]。
鉴于晶型专利的重要性,并且2003年申请的晶型专利(WO2003004470A1)的同族专利最多,接下来,以晶型专利作为进一步的分析主题。
2.2同族专利布局周期分析
从上述分析可知,晶型专利是辉瑞公司对阿托伐他汀进行专利保护的布局重点,通过CAS登记号与晶型关键词的块检索获得辉瑞及其所属公司(公司代码PFIZ或WARN等)的全部阿托伐他汀的晶型专利。通过分析其同族专利布局的周期特点,从中获得每年专利族数量、对应的优先权数量、对应族中的专利数量等信息。以族数对应申请数按照年代绘制图表,以显示阿托伐他汀在晶型方面的专利布局力度的逐年变化情况,见图1。
由图1可见,阿托伐他汀晶型专利重点在1997 2005年进行专利布局,1997年以每1族平均约40件的专利数进行(据报道[7],一般专利族的规模仅在1.22件),2003年单族布局的专利数为58件,2000 2005年期间为持续的布局期,稳定在20件左右。从技总统为加速非专利药上市,宣布实施新的FDA法规。该法规一方面阻止在橙皮书中多次注册专利,另一方面,对注册能被列入橙皮书的专利类型做了限制,但多晶型则可以列入[8],由此导致晶型专利申请数量的增加[9],辉瑞公司可能也因此在全球范围术发展内容来看,1997年的阿托伐他汀专利晶型涉及Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ等,到2003年时发展至XIX(第19种)晶型。据称,2002年夏,布什内加强了晶型专利的布局力度。
下面以同族数最多的专利族进行族内专利深入分析,以期找出其中的专利布局策略和技术发展策略,并期望以此模式能够分析出多个专利族之间的布局情况与技术发展、技术联系情况等。
2.3同族专利发展脉络分析
WO2003004470A1是阿托伐他汀晶型技术中同族专利数量最多的专利族,以此进行族中的专利分析,该专利族中专利申请、优先权和公开情况见图2。
由图2可见,该族中的专利主要在2002年提出了5项优先权要求,并以此为基础提出33件专利申请,于2003 2006年陆续公开。重要市场的专利布局也是在这期间展开,例如2003公开18件,涉及美国(US)、挪威(NO)、澳大利亚(AU)、加拿大(CA)等国家市场;2006年公开19件,涉及加拿
大(CA)、墨西哥(MX)、美国(US)、韩国(KR)等国家市场。优先权制度是产生专利族的主要原因,其在一定程度上可以弥补早期申请带来的不足[10],而不被认为是“对优先权
表1与阿托伐他汀相关的专利族排名列表
编号公开号
族中
专利数量
与阿托伐他汀相关的技术主题1WO2003004470A158阿托伐他汀晶型
2WO1999011259A147氨氯地平和阿托伐他汀的组合
3WO2005049616A140PDE抑制活性的抗高血压剂与阿托伐他汀的
组合
4US20020143017A137哒嗪酮类降血糖药与阿托伐他汀的组合
5WO1999011260A134抗高血压药和阿托伐他汀的联合疗法
6WO2004096810A127吡唑并嘧啶抗高血压剂与阿托伐他汀的组合7WO2000018395A125阿托伐他汀用于治疗冠脉疾病的用途
8WO2000073298A122氨氯地平和阿托伐他汀的共同前体药物
9WO1999038498A122阿尔茨海默病治疗剂与阿托伐他汀的组合
10WO1999011263A122
氨氯地平与阿托伐他汀的联合药物形式
图1
阿托伐他汀晶型专利族发展周期图
图2WO2003004470A1同族专利构成情况
的一种滥用
[11]
”,例如部分优先权、多项优先权等。对族中的专利进行如下逐年的脉络梳理,以便分析族中的专利发展策略及其可能的技术发展策略或者保护策略,部分可确定的优先权同族关系见图3。
治早泄药
由图3可见,
US20010302049P 是2001年的临时申请(申请号为NO.60/302,049),通过该临时申请可以获得较早的申请日或优先权日(仅限美国),将临时申请的申请日作为优先权日时,
并不计算在20年保护期内。从临时申请日起12个月内(即2001年6月29日至2002年6月28日),申请人于2002年5月21日提交了临时申请的正式申请(申请号为US20020184669),该正式申请与最早的临时申请作为美国专利申请US6605729B1共同的优先权文件。正式申请文件在被审查的过程中(USPTO 不对临时申请进行审查,只对正式申请进行审查),
申请人又依据不同的策略提交了公开在后的申请(2004年至2008年)。其中的专利申请中,引用之前的所有申请文件的部分都被列出而作为在后申请的优先权文本。例如,US2004054193为US6605729B1的继续申请,该继续申请将此前的临时申请(US20010302049P )、正式申请(US20020184669)、继续申请获得的申请(US20030456046)作为其优先权文本。US2006241169利用了相同的继续申请策略,US2008214651为US2006241169的分案申请,从而US2006241169所引用的优先权文本均被列出,US2008287521又为US2006241169的继续申请。从
中可以看出,一件专利族中采用了临时申请、继续申请、分案申请等不同的申请策略。分布于非美国地区的专利申请均依赖美国的临时申请作为优先权文本,同时也依据当地的专利制度采用了相似的申请策略,例如,在中国和日本采用了分案申请的策略。
通过仔细阅读该专利族中的同族专利可以看出,其并没有反映出明显的技术发展变化,仅仅是申请人为获得不同的
保护范围而采取了一些申请策略,这通过US6605729B1(2)至US2008287521(5)5件专利申请中的权利要求即可明确。部分继续申请(continuation-in-part application ,CIP )也是丰富专利族的有效手段,部分继续申请通常以原申请的申请日作为申请日,此时部分继续申请中与在先申请中相同的部分享有在先申请的申请日,增加的新的主题仅拥有其提交时获得的申请日。部分继续申请除了记载首次申请的技术方案外,还可以记载对该技术方案进一步改进或者完善的新的技术方案。例如,增加符合单一性的独立权利要求,在这种情况下,一般会给出在先首次申请的一个或者多个优先权,类似本国部分优先权制度。3
短篇合集500
对于化学药物的创新而言,一般都需要经历药物的发现过程,该过程包括目标基因的研究、筛选方法的建立、获得优选的化合物等。这一阶段是专利申请的主要阶段
[12]
,也是
后续各种专利申请的基础。如上所述,辉瑞公司以阿托伐他汀的中间体及其药物化合物专利作为基础,在之后的临床研究中陆续申请了制剂专利、
晶型专利、组合物专利等。虽然早期研究表明,晶型专利通常较化合物专利晚5 6年申请,但随着晶型制备及其表征技术的成熟化和常规化,该申请时差会逐渐缩短,毕竟在化合物的基础上进行晶型的研究相对会容易得多,如果刻意延后则存在被他人抢占晶型专利的风险。另一方面,无论是化合物专利还是晶型专利均需要公开必要的制备工艺,如果专利管理不慎,会出现在先化合物的制备方法的公开破坏后续晶型申请的可专利性的风险。
例如,礼来公司的奥氮平,在后晶型专利96的可专利性因在先的化合物专利91的实际公开而被破坏[13]
。因此,除
基础化合物专利外,无论是何种主题类型的药物专利申请,
均提倡早研究、早发现、早申请
图3WO2003004470A1同族专利发展脉络
限于数据库的检索能力,在进行WPI 数据库与EPODOC 数据库转库时,并不能将所有同族专利申请的优先权信息显示出来。表中不同线条的箭头代表各专利所依据的不同优先权:箭头的来源代表优先权,
箭头的指向代表公开的专利,括号“()”中数字代表优先权文件的个数
从本文的同族专利布局研究可知,药物的晶型与药物的组合物专利应当是外围同族专利布局的重点,从立普妥的晶型同族专利布局力度可见一斑(图1)。立普妥化合物推出的十几年内一直是其同族专利布局的重点,虽然其使用的I 型晶型早已于1997公开,但辉瑞公司仍不遗余力地进行晶型专利的申请并扩大其同族专利的规模,目的显然在于排斥竞争对手。国内医药企业也试图从晶型专利入手突破辉瑞公司的上述专利壁垒,例如,北京嘉林药业针对辉瑞公司的I、II、IV晶型专利纠纷[14]仍未结束,日后是否还会再有其他的晶型专利纠纷,我们拭目以待。
由此可见,国内申请人在构建某项具体技术的专利族时,也可以参考立普妥的晶型专利族发展脉络,首先考虑在晶型领域构建必要的同族专利。可以充分利用优先权制度推进国际申请,多次主张优先权被认为能够厚实专利保护,而且能够借此发展企业的专利链条[7]。笔者认为,优先权的多次主张确能加强专利保护,例如可以通过部分优先权、部分继续申请等制度进一步完善专利技术,继而充实
专利族成员。因此,专利族构建在一定程度上被认为是企业内部自主研发改进技术的过程[15]。虽然我们在WO2003004470A1同族专利发展脉络(图3)中未见到明显的改进技术过程(如部分继续申请),但从中可以看出申请人为厚实专利保护力度,利用继续申请等策略从专利管理的角度充实了专利族的实力。但是,笔者认为该方式对于借此发展企业的专利链条而言,作用是较为有限的。例如,本文中的US20010302049P优先权被要求53次,主要涉及的技术为阿托伐他汀的晶型;US20030456046优先权被要求61次,除阿托伐他汀的晶型外,仅涉及与其他化合物的组合技术。从阿托伐他汀晶型专利族发展周期(图1)中所涉及的所有优先权统计来看,鲜有重复主张的优先权。因此,从统计学的角度看,同族专利及其优先权虽然能够用于分析申请人专利申请中的关键技术链、显著技术链等[7-15],但从实际构成企业的技术链条来看,尤其是在化学医药领域,其技术创新存在着渐进性与不确定性[16]的频繁交织,核心的专利技术往往在早期就已形成。实际上,后期的同族专利的产生主要来自两方面,一是对前期重要专利开发过程中的不确定性进行合理合法范围内的弥补与完善;二是随着认识的深入和技术的发展,需要进一步扩充其他类型的专利及其同族,用于在可预见的技术范围内排除他人对自己已有市场的冲击。不可否认的是,优先权制度及申请过程中的各种申请策略等仍然是同族专利发展过程中的重要制度基础,国内申请人需要提高这方面的专利申请运用水平。
4结语
同族专利或专利族应当是指根据同一发明创造,在多个国家或者地区进行的专利申请或者专利授权、或者在同一国家多次进行的专利申请或者专利授权而形成的专利组合[17]。通过本文的探讨可知,其中的“在多个国家或者地区进行的专利申请”可以基于优先权制度构建不同的同族专利;而“在同一国家多次进行的专利申请”,则可以基于分案申请、优先权制度等再次构建不同的同族专利。同族专利的发展网络是企业专利技术发展及专利管理水平的反映,而在国内的直接申请中,无优先权与有优先权申请的比例高达40.38ʒ1[18],可见国内申请人尚未充分运用本国的优先权制度以及在国际市场拓展中的各种申请制度。笔者希望借本文对重点企业的重点产品的同族专利构建策略的分析,为国内企业在相关产品的专利同族策略开发上提供参考和借鉴,并借此跻身国际市场。
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P020120807323381699642.pdf.
(收稿日期:2013-02-01)

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