美国专利法对发明专利新颖性的要求
朱鹏
作者简介：朱鹏，美国注册专利律师、注册律师，现为美国苏特韦斯特律师事务所财会专业>能净化空气的花(Suiter ? West pc llo)听的英文专利律师。在美国获得法学博士(Juris Doctor)、地球科学博士学位，在中国获得地球化学硕士、学士学位。已帮助客户撰写数十件美国专利申请，涉及技术领域包括集成电路设计、制造、封装及测试，计算机硬件及软件，数据存储系统，互联网相关技术，数字及模拟电路，机械工具及工艺等。
版权声明：本文首次发表于<<中国专利代理>> 2003年第3期。本文著作权属于作者本人，经作者授权在本网发布，未经作者明确许可，不得进行复制、转载等。
正文：
一、引言
美国发明专利(utility patent)的新颖性(novelty)考虑的是这样一种情况：申请人甲于某日期(申请日，filing date)向美国专利商标局申请一项发明专利，作为美国政府和社会的代表，美国专利商标局现在需要决定甲的该项发明是否新颖。 依据美国法典第35卷第102条(35 U.S.C. § 102)，美国专利法对发明专利新颖性的要求有七款，分别是第102条(a)款、(b)款、(c)款、(d)款、(e)款、(f)款和(g)款。其中，(a)款、(e)款和(g)款考虑的是，在甲的发明日(date of invention) (注意，不是甲的申请日)之前，别人的行为(注意，不是甲自己的行为)是否已使甲的该项发明丧失新颖性。由于美国专利制度采用先发明制，所以搞清楚发明日和申请日之间的关系对理解(a)款、(e)款和(g)款至关重要。(b)款和(d)款考虑的是，甲在美国的申请日是否太迟了以至于甲的该项发明已丧失新颖性。(c)款考虑的是，甲是否已放弃自己对该项发明的专利权。(f)款考虑的是，该项发明是否真正是甲自己的发明。
以下分别对第102条(a)款、(e)款、(g)款、(b)款、(d)款、(c)款和(f)款作一探讨。
二、第102条(a)款
1. 条款本身
第102条(a)款规定，如果申请人的一项发明在其发明日之前，“在美国已被知道或已被别人使用(known or ud by others in this country)，或者在美国或外国已被授予专利或已在印刷出版物上描述过(patented or described in a printed publication in this or a foreign country) ”，则申请人的该项发明不能被授予美国专利。
简单地说，对于同一项发明，申请人甲有一个发明日，别人的行为产生一个对比日(reference date，即别人披露该项发明的日期)。如果甲的发明日和该对比日同日或在该对比日之前，则甲的该项发明具新颖性。如果甲的发明日在该对比日之后，则甲的该项发明不具新颖性。由此可见，发明日越早，对申请人甲发明的新颖性越有利。
2. 如何确定发明日？
由于美国专利制度采用先发明制，所以发明日和申请日并不总是一回事。在实际操作中，可以把甲的申请日作为甲最迟的发明日。如果在甲的申请日之前，甲的发明“在美国已被知道或已被别人使用，或者在美国或外国已被授予专利或已在印刷出版物上描述过”，甲可以有以下三种方法把发明日往前移。
第一种方法是，如果甲的该项发明有第119条(a)款美国国外优先权、第119条(e)款美国国内优先权和第120条美国国内优先权中的一项或多项，那么甲的发明日就能前移到甲最
早的优先日。 举例如下：中国公民王小二2000年7月8日向美国专利商标局申请一项发明专利，如果美国公民约翰在2000年1月9日公开发表一篇文章，该文章描述王小二的该项发明，那么王小二的该项发明已丧失新颖性。但如果王小二的该项发明已于1999年7月9日申请中国的实用新型或发明专利(故王小二的该项美国申请可拥有在中国的优先权)，那么王小二的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。分析如下：王小二的美国申请日(即最迟发明日)是2000年7月8日，晚于对比日(即约翰的文章发表日)2000年1月9日，但王小二的该项美国申请的中国优先权日是1999年7月9日，故王小二的发明日可前移到1999年7月9日。由于王小二的发明日早于对比日，故王小二的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。
第二种方法是，如果甲能证明甲的该项发明的实际完成日(date of actual reduction to practice)早于其申请日，那么甲的发明日就能前移到甲的实际完成日。发明的实际完成(actual reduction to practice)一般可理解为该项发明在实践中被制造或被使用。申请日也被称作发明的推定完成日(date of constructive reduction to practice)。要注意的是，用这种方法以及下面的第三种方法把发明日往前移，发明的实际完成必须发生在美国(无日期限制) 、加拿大或墨西哥(在1993年12月8日或之后) 、或其他世界贸易组织(WTO)成员国(在1
996年1月1日或之后)。由于中国于2001年12月11日成为世界贸易组织成员国，故在中国的实际完成，只有发生在2001年12月11日或之后，才能把发明日往前移。举例如下：中国公民王小二于2002年7月9日就一个工业产品申请中国的实用新型专利，又于2003年7月10日就同一产品向美国专利商标局申请一项发明专利，如果美国公民约翰在2003年1月9日公开发表一篇文章，该文章描述王小二的该项发明，那么王小二的该项发明已丧失新颖性。现假设王小二能证明他已于2002年3月9日在中国实际制造出该产品，则王小二的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。分析如下：王小二的美国申请日(即最迟发明日)是2003年7月10日，晚于对比日(即约翰的文章发表日) 2003年1月9日。因为王小二的美国申请日2003年7月10日比他的中国申请日2002年7月9日迟了一年多一天，所以王小二的该项美国申请不能拥有在中国的优先权日。但王小二该项发明的实际完成日是2002年3月9日，故王小二的发明日可前移到2002年3月9日。因此，王小二的发明日早于对比日，故王小二的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。
第三种方法是，如果甲能证明该项发明的构思日(date of conception)早于其申请日，并且能证明甲从其构思日到发明的实际完成日或推定完成日之间勤勉(diligence)，那么甲的发明日就能前移到甲的构思日。所谓构思(conception)，就是在发明人的脑海中形成一个明
确的、持久的关于该项发明的设想，该设想必须完整并具操作性。美国专利法并不需要发明人实际制造出一个产品来取得专利。美国专利法所需要的仅仅是一个构思。所谓勤勉，就是没有不合理的拖延。在实际操作中，如果申请人甲能证明构思日早于对比日，并且能证明甲的勤勉从一个早于对比日的日期开始一直持续到甲的该项发明的实际完成日或推定完成日，那么甲的该项发明仍具新颖性。与上述第二种方法相似，用这种方法把发明日往前移，构思、勤勉和实际完成必须发生在美国(无日期限制) 、加拿大或墨西哥(在1993年12月8日或之后) 、或其他世界贸易组织(WTO)成员国(在1996年1月1日或之后)。举例如下：中国公民王小二于2002年7月9日就一个工业产品向美国专利商标局申请一项发明专利，美国公民约翰在2002年4月9日公开发表一篇文章，该文章描述王小二的该项发明。现假设王小二能证明他已于2002年1月8日在中国构思出该发明，并且能证明从2002年4月6日开始直到2002年7月9日，他一直在忙着该项发明专利申请的准备工作，那么王小二的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。分析如下：王小二的申请日(即发明的推定完成日或最迟发明日)是2002年7月9日，晚于对比日(即约翰的文章发表日)2002年4月9日。但王小二的构思日是2002年1月8日，早于对比日，并且王小二的的勤勉从2002年4月6日(早于对比日)开始直到2002年7月9日(即发明的推定完成日)，故王小二的该项发明仍具第102条(a)
款下的新颖性。
要注意的是，上述三种方法同样适用于第102条(e)款和(g)款中发明日的确定。但用申请人在美国以外的行为来证明在第102条(g)款下发明日时，这些行为必须在专利仲裁(interference)程序或专利诉讼程序中得到证明。
3. 什么是“在美国已被知道或已被别人使用”？
如果申请人甲的一项发明在其发明日之前，“在美国已被知道或已被别人使用”，那么甲的该项发明已丧失第102条(a)款下的新颖性。注意，如果甲的该项发明仅在美国以外国家(例如，中国)已被知道或已被别人使用，那么甲的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。
“在美国已被知道”，指的是该项发明在美国已被公众所知道。“在美国已被别人使用”，指的是该项发明在美国已被至少两人所使用。
4. 活动方案模板什么是“在美国或外国已被授予专利或已在印刷出版物上描述过”？
如果申请人甲的一项发明在其发明日之前，在世界上任一个国家(注意，不仅是美国)，“已被授予专利或已在印刷出版物上描述过”，那么甲的该项发明已丧失第102条(a)款下的新颖性。
“已在印刷出版物上描述过”，这里的“印刷出版物”不能从字面来理解。它不仅包括传统
意义上的“印刷出版物”(例如，书籍、期刊、报纸、已公布的专利申请等)，也包括非传统意义上的“印刷出版物”。关键是，该“印刷出版物”作为一个对比文件(reference)是否能被公众所得到。举例如下：某非洲小国一大学的一个硕士生非非1998年7月10日完成一篇硕士论文描述一个新机器。该硕士论文由非非手写完成，并且只有一份。非非1998年7月16日将此论文交给该大学图书馆员图图。图图1998年7月20日为此论文做索引(或将此论文编入目录)，并且将此论文放上该大学图书馆书架。现假设中国公民王小二于1998年7月22日就同样机器向美国专利商标局申请一项发明专利，那么王小二的发明已丧失第102条(a)款下的新颖性。分析如下：虽然非非的硕士论文由非非手写完成(既没有“印刷”，也没有“出版”)，但图图1998年7月20日为此论文做索引(或将此论文编入目录)，并且将此论文放上该大学图书馆书架，故公众于1998年7月20日可得到(例如，查阅)此论文。所以，非非的硕士论文是第102条(a)款中的“印刷出版物”，并且该对比文件的对比日是1998年7月20日，早于王小二的专利申请日1998年7月22日。如果王小二无法将他的发明日前移，那么王小二的发明已丧失第102条(a)款下的新颖性。
简笔动漫人物 “已被授予专利”，这里的“专利”，如果本身是“印刷出版物”，可按上述“印刷出版物”处理。要注意的是，专利作为一个对比文件的对比日的确定。第102条(a)款和(b)款中的专利
作为对比文件的对比日，是申请人被授予专利权(即排他权)日和该专利能被公众所得到日期中的后一个日期。与此不同，第102条(d)款中的专利作为对比文件的对比日，是申请人被授予专利权日。举例如下：申请人甲申请某国一项专利，于1999年8月20日被授予专利权，随后该专利作为一项秘密未被公开，但从1999年12月15日开始该专利能被公众所得到。所以该专利的第102条(d)款对比日是1999年8月20日，而该专利的第102条(a)款和(b)款的对比日则是1999年12月15日。
5. 非申请人的行为
本文引言中已指出，只有非申请人的行为才能使申请人的发明丧失第102条(a)款、(e)款和(g)款下的新颖性，专利申请人本人的行为与第102条(a)款、(e)款和(g)款下的新颖性无关。举例如下：中国公民王小二于1998年7月22日在中国一公开发行的学术期刊上用中文发表一篇文章描述一种新药物。王小二于1999年6月20日就该种药物向美国专利商标局申请一项发明专利。由于文章由王小二自己发表，故该文章不能用作对比文件来使王小二的发明丧失第102条(a)款下的新颖性。
三、第102条(e)款
1. 三种对比文件
第102条(e)款考虑的是下列三种对比文件以及他们各自的对比日：美国专利、已公布的美国专利申请、以及已被世界知识产权组织(WIPO)根据国际专利合作条约第21条(2)款(PCT Article 21(2))公布的国际专利申请。根据第102条(e)款，如果这三种对比文件中的任一种描述申请人的发明，并且该对比文件的对比日早于申请人的发明日，那么申请人的发明丧失第102条(e)款下的新颖性。
2. 美国专利和已公布的美国专利申请
如果一项美国专利或者一项已公布的美国专利申请被用作对比文件，则对比日是该对比文件的有效美国申请日(effective U.S. filing date)。注意，有效美国申请日包括美国国内优先权日(即第119条(e)款美国国内优先权日和第120条美国国内优先权日)，但不包括第119条(a)款美国国外优先权日。
例如，美国公民约翰在2000年4月9日就一个新机器向美国专利商标局申请一项发明专利，并于2002年6月6日获得该专利。约翰的专利附带披露一种化学物质的使用方法，但该使用方法不在约翰的专利权利要求(claims)中。如果中国公民王小二于2001年7月9日就该使用方法向美国专利商标局申请一项发明，那么王小二的发明已丧失新颖性。分析如下：
约翰的美国专利作为对比文件的对比日是2000年4月9日，早于王小二的专利申请日2001年7月9日。如果王小二无法将他的发明日前移，那么王小二的发明已丧失第102条(e)款下的新颖性。
又如，美国公民约翰在1999年6月8日就一个新机器向美国专利商标局提交一项发明专利的临时申请(provisional application)，随后在2000年4月9日就同样机器向美国专利商标局提交一项发明专利的正式申请(non-provisional application)(该正式申请要求临时申请的优先权日，即第119条(e)款美国国内优先权日1999年6月8日)，并于2002年6月6日获得该专利。约翰的临时申请和正式申请都附带披露一种化学物质的使用方法，但该使用方法不在约翰的专利权利要求(claims)中。如果中国公民王小二于2000年1月9日就该使用方法向美国专利商标局申请一项发明，那么王小二的发明已丧失新颖性。分析如下：虽然王小二的专利申请日2000年1月9日早于约翰的正式申请日2000年4月9日，但迟于约翰的有效美国申请日(即约翰专利的对比日)1999年6月8日。如果王小二无法将他的发明日前移，那么王小二的发明已丧失第102条(e)款下的新颖性。
再如，日本公民松元在1999年6月8日就一个新机器向日本专利局申请一项发明专利，随后在2000年4月9日就同样机器向美国专利商标局申请一项发明专利(该申请要求日本申请
的优先权日，即第119条(a)款美国国外优先权日1999年6月8日)，并于2002年6月6日获得美国专利。松元的日本申请和美国申请都附带披露一种化学物质的使用方法，但该使用方法不在松元的美国专利权利要求(claims)中。如果中国公民王小二于2000年1月9日就该使用方法向美国专利商标局申请一项发明专利，那么王小二的发明不丧失第102条(e)款下的新颖性。分析如下：王小二的专利申请日2000年1月9日，早于松元的美国申请日2000年4月9日，迟于松元的日本申请日1999年6月8日。但松元的日本申请日不是松元的美国专利的有效美国申请日，故松元的美国专利作为对比文件的对比日是2000年4月9日。
3. 已公布的国际专利申请
祝老板发财的祝福语 如果一项已公布的国际专利申请被用作对比文件，并且该国际专利申请同时满足下列三个条件：(1)该国际专利申请的国际申请日在2000年11月29日或以后；(2)该国际专利申请指定美国为受理国；(3)该国际专利申请已根据国际专利合作条约第21条(2)款用英文公布，那么该国际专利申请的对比日是它的国际申请日。
四、第102条(g)款
根据第102条(g)款，如果在申请人甲的发明日之前，该发明已由乙在美国完成(made)，
并且乙没有放弃、隐瞒或隐藏该发明，那么甲不能获得美国专利。这里的“完成”，指的是发明的实际完成(actual reduction to practice)或推定完成(constructive reduction to practice，即别人已就同一发明向美国专利商标局申请专利) 。
第102条(g)款是美国专利仲裁(interference)的基础。仲裁考虑的是这样一种情况：申请人甲和乙分别就同一项发明向美国专利商标局申请专利(即甲和乙的权利要求一样)，美国专利商标局现在需要决定该项发明属于甲还是属于乙。简单来说，如果甲的构思日比乙的构思日早，并且甲的完成日也比乙的完成日早，那么该发明属于甲。如果甲的构思日比乙的构思日早，但甲的完成日比乙的完成日迟，那么只有在甲的勤勉比乙的构思日早的情况下，该发明才属于甲。
五、第102条(b)兔子头饰手工制作图片款
1. 条款本身
第102条(b)款规定，“如果在申请人的有效美国申请日一年以前(不含一年)，申请人的该项发明在美国或外国已被授予专利或已在印刷出版物上描述过(patented or described in a printed publication in this or a foreign country)，或者在美国已被公开使用或已被出售(in p
ublic u or on sale in this country)”，则申请人的该项发明不能被授予美国专利。如前所述，“有效美国申请日”包括美国国内优先权日(即第119条(e)款美国国内优先权日和第120条美国国内优先权日)，但不包括第119条(a)款美国国外优先权日。
2. 任何人的行为
上文已指出，只有非申请人的行为才能使申请人的发明丧失第102条(a)款、(e)款和(g)款下的新颖性，专利申请人本人的行为与第102条(a)款、(e)款和(g)款下的新颖性无关。与第102条(a)款、(e)款和(g)款不同，任何人(包括申请人)的行为都可能使申请人的发明丧失第102条(b)款下的新颖性。
举例如下：中国公民王小二于1998年7月22日在中国一公开发行的学术期刊上用中文发表一篇文章描述一种新药物。王小二于1999年8月20日就该种药物向美国专利商标局申请一项发明专利。由于文章由王小二自己发表，故该文章不能用作对比文件来使王小二的发明丧失第102条(a)款下的新颖性。但王小二的美国申请日1999年8月20日，已迟于他的文章发表日1998年7月22日超过一年以上，故该文章能用作对比文件来使王小二的发明丧失第102条(b)款下的新颖性。所以王小二的该项发明不能被授予美国专利。
3. 什么是“在美国或外国已被授予专利或已在印刷出版物上描述过”？
第102条(b)款中的“在美国或外国已被授予专利或已在印刷出版物上描述过”，与上文所述的第102条(a)款中的“在美国或外国已被授予专利或已在印刷出版物上描述过”含义一样。区别仅在于，申请人自己的专利或印刷出版物，不能使申请人的发明丧失第102条(a)款下的新颖性，但可能使申请人的发明丧失第102条(b)款下的新颖性。
4. 什么是“在美国已被公开使用或已被出售”？
如果在申请人甲的有效美国申请日一年以前(不含一年)，甲的该项发明“在美国已被公开使用或已被出售”，那么甲的该项发明已丧失第102条(b)款下的新颖性。注意，如果甲的该项发明仅在美国以外国家(例如，中国)已被公开使用或已被出售，那么甲的该项发明仍具第102条(b)款下的新颖性。六祖法宝坛经
第102条(b)款下的“公开使用”不能从字面来理解，它的具体内涵由美国法院来决定。美国判例法已表明，有些使用并不能被公众所见，但仍然是第102条(b)款下的“公开使用”，最典型的例子就是过去欧美妇女所穿的紧身衣(cort)里的弹性铁片；有些使用虽然被公众所见，却不是第102条(b)款下的“公开使用”，最典型的例子就是为了验证发明可行性而必需的在大庭广众之下的试用(experimental u)(例如，发明是一种用来铺设路面的材料，发明人在大庭广众之下用该材料来铺设路面以验证该发明的可行性)。但一般来说，真正有意识的秘
密使用不是第102条(b)款下的“公开使用”。
第102条(b)款下的“出售”，包括实际出售(actual sale)和许诺出售(offer for sale) 。不仅包括在美国国内的出售，也包括将发明售进和售出美国。出售可以秘密进行。但发明人在出售一项发明之时，必须对该发明有了一个完整构思，或已实际完成该发明。要注意的是，专利权的转让(assignment)不是第102条(b)款下的“出售”。
举例如下：中国公民王小二经过多年潜心研究，终于在1998年7月22日在中国发明出一种减肥新药。1998年8月12日，王小二在中国与一位于美国的华人公司通电话，欲以一百万美元将该发明售给该公司。该公司没有接受此售价。王小二于1999年8月20日就该减肥新药向美国专利商标局申请一项发明专利。王小二的该发明已丧失第102条(b)款下的新颖性。分析如下：虽然王小二没有实际出售他的发明，但在他的1998年8月12日电话中，他已许诺出售，并且是出售至美国。由于王小二的申请日是1999年8月20日，已迟于他的许诺出售日1998年8月12日超过一年以上，故王小二的该发明已丧失第102条(b)款下的新颖性。
六、第102条(d)款
根据第102条(d)款，如果(1)在申请人甲的有效美国申请日一年(不含一年)之前，甲或甲的法律代理人(legal reprentative)或甲的受让人(assigns)已在外国就同一项发明申请一项专利，并且(2)该外国专利申请在甲的有效美国申请日之前已获专利授权，那么甲的该项发明不能被授予美国专利。如前所述，“有效美国申请日”包括美国国内优先权日(即第119条(e)款美国国内优先权日和第120条美国国内优先权日)，但不包括第119条(a)款美国国外优先权日。
上文已指出，第102条(d)款中的外国专利作为对比文件的对比日，是申请人被授予专利权(即排他权)日。与此不同，第102条(a)款和(b)款中的专利作为对比文件的对比日，是申请人被授予专利权日和该专利能被公众所得到日期中的后一个日期。
举例如下：申请人甲于1999年2月19日申请某外国一项专利，于2000年8月20日被授予专利权，随后该专利作为一项秘密未被公开，但从2000年12月15日开始该专利能被公众所得到。甲于2000年9月20日就同一项发明申请一项美国专利，甲的该项发明不能被授予美国专利。
分析如下：由于甲在某外国申请专利是甲本人的行为，故甲的该项发明在美国不丧失第102条(a)款、(e)款和(g)款下的新颖性。由于甲的该项外国专利从2000年12月15日开始才
能被公众所得到，而甲的美国申请日是2000年9月20日，故甲的该项发明在美国不丧失第102条(b)款下的新颖性。但(1)甲的外国申请日是1999年2月19日，早于甲的美国申请日2000年9月20日超过一年以上，并且(2)甲在第102条(d)款下的外国专利权日是2000年8月20日，早于甲的美国申请日2000年9月20日，故甲的该发明已丧失第102条(d)款下的新颖性。所以甲的该项发明不能被授予美国专利。
七、第102条(c)款
第102条(c)款规定，如果申请人已放弃(abandon)一项发明的专利权，则申请人的该项发明不能被授予美国专利。
例如，申请人甲于1990年7月22日发明出一种减肥新药。十年过后，甲于2000年7月22日就该减肥新药向美国专利商标局申请一项发明专利。即使甲在这十年中并没向任何人公开其发明，根据美国判例法，甲等了太久才申请专利，甲已被推定放弃该发明的专利权。
至于发明完成后多长时间不申请专利就等于放弃该发明的专利权的问题，由美国法院决定。一般来说，发明人有了一项发明后，为了保护其发明，有两条路可走：尽快申请专利，或者将其发明当作商业秘密(trade cret)来保护。如果先走商业秘密的路，走了几年
后发现走不通时，再回过头来申请专利，往往就会遇到第102条(c)款的问题。
八、第102条(f)款
根据第102条(f)款，如果一项发明不是申请人自己的发明，那么该项发明不能被授予美国专利。
例如，美国公民约翰于1999年7月22日在非洲旅游时，从当地土著人处获得一秘密药方。回美国后，约翰于1999年10月3日就该秘密药方向美国专利商标局申请一项发明专利。根据第102条(f)款，由于该药方不是约翰自己的发明，故约翰不能获得该药方的美国专利权。
当然，在实际操作中，除非在申请过程中有反对意见(protest)，否则很难证明该药方不是约翰自己的发明。但在另一方面，当约翰向美国专利商标局申请专利时，他必须向美国专利商标局提交一份誓言(oath)，就该药方是自己的发明进行宣誓。以后即使约翰就该药方获得专利，但他在誓言中撒谎的事一旦被发现，约翰的专利就是无效专利。另外，如果约翰的专利代理人(patent agent)或专利代理律师(patent lawyer)被发现撒谎，往往会受到严厉的惩罚(包括吊销执照)。
