跨境实施专利的侵权认定：以德国法为视角
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张韬略
内容提要；受到经济全球化和新技术的影响，专利实施行为岀现了跨境特点，德国司法实践也在一定程度上突破了专利地域性原则。就专利产品多个部件分散在不同国家使用，专利方法多个步骤在多个国家间跨境实施，乃至故意将尚不完整的专利产品运到境外再组装，德国法院在个案中以行为结果及本国市场为导向，适用专利直接侵权的规则。针对跨境或境外提供专利产品部件的行为，或者在境外积极境内侵权行为的，德国法也立足于与国内的关联性以专利间接侵权加以规制。德国对专利法地域性的突破，与美国不尽相同，具有欧盟自己的特色。我国目前仅有零星的司法实践，相应规则尚未确立，应未雨绸缪以应对产业和实践的需要。
关键词：专利权地域性原则跨境实施专利双重国内关联德国专利法间接侵权
Abstract:Affected by economic globalization and new technologies,cross-border utilization of patent become popular.German judicial practice actively respon to this trend by breaking through the principle of patent territoriality to a certain extent.Regarding the u of multiple components of patented products in different countries,the implementation of multiple steps of the patented method across multiple countries, and even shipping abroad the incomplete patented product for reasmbly,the Ger
man courts actively apply the rules of direct patent infringement to tho affecting domestic market.For acts of providing components of patented product cross-border or overas,or soliciting domestic infringements abroad, indirect patent infringement can also be applied to them whenever there is a domestic relevance.German/s approach has its own European characteristics and is in some way difierent from that of the United States. China currently has only sporadic judicial practice,and corresponding rules have not yet been established. Precautions,therefore,shall be taken to meet the needs of industry and judicial practice.党的纲领是什么
Key Words:patent right;territoriality principle;cross-border usage of patent;double territorial requirement;German Patent Law;indirect infringement
一、问题的提出
专利权源自主权国家的授权，效力也止于赋权国家的主权范围，所以地域性似乎是不证自明的特征。正如汤宗舜先生早年在专利法教科书中明确指出的，由于专利权通常是经有关国家的政府主管按照其本国法律授予而获得，仅在授权国家的范围内才具有法律效力，所以“具有很强的地域性，一国的知识产权出了国境就无效”。①然而，随着经济和市场的全球化，通信、互联网等技术
作者简介：张韬略，同济大学法学院副教授
项目基金：本文获得笔者主持的国家社科一般项目(15BFX170)“网络环境下专利权的扩张及应对研究”的资助。
五个一活动①汤宗舜著：《专利法教程》(第三版)，法律出版社2003年版，第6页。
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跨境实施专利的侵权认定：以德国法为视角
的发展，创新活动及创新成果的应用出现了跨境的特点。例如，通信产品的多个部件被分别安装在不同的国家，专利方法的实施步骤在多个国家之间跨境实施，产品部件的制造和组装在多个国家企业之间协同进行。这些现象的大量出现，对专利权的地域性原则提出了新的挑战，而为了保护本国专利权人的利益，专利权保护水平较高的国家可能会借助立法、司法等手段，赋予专利权一定程度的域外效力，为本国专利权人争取更大的利益。以美国为例，从20世纪开始，因应美国国内专利权人的需求，美国立法②和司法③在专利侵权判定上对专利地域性屡有突破，使得美国专利权在某些场合获得了规制域外行为的效力，对此国内学界也早有关注。④相比之下，欧洲(特别是德国法)如何应对这一挑战，是否采取了类似美国的积极扩张模式，国内同行的关注相对较少。⑤本文以德国 专利法为观察对象，介绍其立法文本和司法实践并归纳其主要特征，最后立足我国的现状进行分析并提出进一步研究的展望。
二德国专利法规定中的地域限制要素
(-)德国专利法有关专利直接侵权的规定
《德国专利法》第9条规定：“只有专利权人有权实施其受专利保护的发明。任何其他人未经专利权人许可，都不得以下列方式实施其专利：1.制造、提供、使用其专利产品，或者将其投放市场，或者为前述目的进口、储存其专利产品；2.使用其专利方法，或者第三人知道或者依情势应当知道未经专利权人许可不得使用其专利方法，仍对在本法适用范围内使用该专利方法的行为提供帮助；3.提供、使用依照其专利方法直接获得的产品，或者将其投放市场，或者为前述目的进口、储存依照其专利方法直接获得的产品。”⑥
与我国专利法一样，德国专利法有关专利直接侵权规定的上述表述并没有总领全条的"在本法适用范围内”(该款规定第2项虽有地域性要件，但专指第三方帮助实施专利方法的情形)。但是，围绕该条规定的德国联邦最高法院的判例®和德国学术界的评注®，对该规定隐含了专利权地域性原则并没有争议。据此，专利权效力仅限于授权国地域范围，只有在德国境内实施专利发明的行为才有可能构成对德国专利的侵权，在德国之外的制造、许诺销售、销售、使用、持有专利产品的行为，都不构成对德国专利的侵权。⑨但应指出的是，本文所指的地域限制要素，仅指德国专利法所规制的实施
②为了应对美国最高法院“深南包装案”(DeepsouthPackingCcMNC.v.LaitraniCoip.,406U.S.518,1972)坚守地域性原则对美国专利权人的不利影响，美国国会在1984年通过《美国专利法》第271条(f)款，
我的说对出口专利部件到境外组装的行为进行规制。See S.Rep. No.98-663,98th Cong.,2d Sess.(Oct.5(legislative day,Sept.24),1984).
③美国有的判例直接明确了跨国实施专利发明构成《美国专利法》第271条(a)款的直接侵权，例如，无线电通信时代的Decca Limited v.The United States,544F.2d1070,1098(Ct Cl.1970)，以及互联网时代的黑莓案NTP,Inc.v.Rearch in Motion,Ltd.,418F.3d1282 (2005)；有的判例扩大解释《美国专利法》第271条(f)款的“部件”，认为“部件”不需要满足''物理结构”和“有形”的要求，以此来控制方法专利在域外的实施行为，例如Eolas Techs.Inc.v.Microsoft Corp.399F.3d1325(Fed.Cir.2005)和AT&T Corp.v.Microsoft Corp.,414
F.3d1366(Fed.Cir.2005).
④例如唐琼琼：《美国专利诉讼中的“超地域性”研究》，载《太平洋研究》2012年第10期，第48页；张韬略：《跨国实施移动互联网专利的规制：从苹果Siri侵权诉讼谈起》，载《电子知识产权》2014年第3期，第72页。
⑤个别译文和文章有涉及，但并非聚焦专利权的地域性，例如［德］鲁道夫•克拉瑟著：《专利法：德国专利和实用新型法、欧洲和国际专利法(第6版)》，单晓光、张韬略等译，知识产权出版社2016年版；卜元石：《德国专利间接侵权制度与判决解析》，载《知识产权》2018年第10期，第91页。
⑥《德国专利法》第9条，胡安琪、张韬略译，载国家知识产权局知识产权发展研究中心编写：《德国展会知识产权纠纷应对100问》，知识产权出版社2012年版，第142页。
⑦BGH GRUR1968,195-Voran.转引自Christian Osterrieth,Patentrecht,4.Auflage,C.H.Beck,2010,s.72,110.
⑧Benkard/Scharen,PatG,C.H.Beck Muenchen,10Auflage,2006,§9,Rdn.11.
⑨Christian Osterrieth,Patentrecht,4.Auflage,C.H.Beck,2010,s.110,Rdn.263.
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德国发明专利行为的地域性，其指引、约束德国法院在个案中对侵犯德国专利权的认定。至于德国专利法本身是否可能在域外专利纠纷之中被作为准据法采用，用以认定专利权属、专利保护范围乃至侵权与否，从而在一定程度扩张德国专利法的地域效力，则不在本文探讨的范围之内。®
(二)德国专利法有关专利间接侵权的规定
1989年生效的《欧共体专利公约》(CPC)第25条和第26条分别规定了“禁止直接实施发明”和“禁止间接实施发明”。其中，第26条“禁止间接实施发明”包括了帮助侵权和诱导侵权两种情况。⑪由于加入《欧
共体专利公约》，德国在1981年修订《德国专利法》时以当时的公约为模板，引入了第10条"专利间接侵权"(Die mittelbare Patentverletzung)规定，⑫其中第1款具体表述如下：“专利还授权其权利人，禁止第三方未经同意，在本法适用范围内，向没有权利实施专利的人，以在本法范围内实施发明的目的，提供或许诺提供与发明重要技术特征相关的装置，只要该人知晓或根据情况明显可知，这些装置适合且用于使发明发挥功效。”
从字面含义来看，《德国专利法》第10条第1款(对应《欧共体专利公约》第26条第1款)禁止在德国境内许诺销售或提供与发明相关的装置，且装置提供者的目的是将发明在德国境内使用。®
也即，德国专利法禁止的间接侵权行为的客观表现，必须满足所谓的“双重国内关联”(doppelter Inlandsbezug)原则的要求：一方面，许诺销售或提供与发明重要特征相关的装置的行为，应该是在德国境内；另一方面，该装置的后续使用也即直接侵权行为也应该在德国境内。⑭但从举证责任角度看，专利权人只要证明系争装置可能在德国境内用于专利侵权就可以，因为德国专利间接侵权并不以直接侵权存在为前提。在直接侵权发生之前，如果根据客观情况，认为有可能会将提供的装置进行侵权使用的，专利权人依然可以借助法院的禁令，阻止提供侵权装置的行为。®
三、德国法院对跨境实施专利行为的侵权认定
医院什么时候下班(-)产品部件分散于多国或方法步骤跨多国实施
在专利产品的部件分散于多国或者方法步骤跨多国实施(也即所谓“分立式跨国侵权")的情况下，如果严格坚持地域性原则并依照全面覆盖原则，很有可能发明人在申请并获得多个国家的专利之后，依然无法从任何一个国家的司法机关中获得侵权救济。为了填补这一法律漏洞，_些国家司法机关在面对这类案件时都有意愿通过法律解释的方式，在具有合理连接点例如"系统控制地”或“系统使用地"的情况下，将这些跨国分散实施的行为纳入本国专利权的控制范围。
德国杜塞尔多夫上诉法院的“预付费电话卡”(Prepaid Telefonkarte)案就以德国市场作为立脚点，拓展德国专利权效力，以应对部件分散或跨国实施专利方法的行为。该案争议专利涉及一种处理
⑩一般而言，在知识产权国际私法领域，确定权属的准据法是最密切联系地(the most signi丘cant relationship)的法律，从而比较有可能出现域外法院援引本国法律作为准据法的情况，但认定侵权行为的准据法一般是行为地法(lex loci delicti)，所以德国境外的第三国法院不可能对在本国发生行为的专利侵权认定适用德国专利法。有关知识产权冲突法适用的一般规则，参见Daniel C.K.Chow&Edward Lee,International Intellectual Property,Problem,Cas,and Material,Thomson/West,2006,pp.48-49.
⑪Agreement Relating to Community Patents t89/695/EEC,Official Journal L401,30/12/1989,P.0001一0027,at eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41989A0695(01):EN:HTML,last visited:2020-12-01.
®卜元石：《德国专利间接侵权制度与判决解析》，载《知识产权》2018年第10期，第89页。应指出的是，《德国专利法》后续作了修改，对与第10条第3款相关的第11条的“有权利实施专利的人”作了一些补充。详见《德国专利法》第11条，同注释⑥，第143-144页。
®Heinz Goddar,Cross-Border Contributory Patent Infringement In Germany,7Wash J.L.Tech.&Arts135,140(2011).
⑭卜元石：《德国专利间接侵权制度与判决解析》，载《知识产权》2018年第10期，第91页。
®［德］鲁道夫•克拉瑟著：《专利法：德国专利和实用新型法、欧洲和国际专利法(第6版)》，单晓光、张韬略等译，知识产权出版社2016年版，第993-994页。
跨境实施专利的侵权认定：以德国法为视角
预付费电话的方法。该方法包括各种程序步骤，特别涉及到一台服务器，该服务器可以免费使用，可以通过印在可售电话卡上的代码访问。被告的主要论点是他们的服务器位于德国境外，除了出售电话卡外，大多数方法步骤都是在国外执行的，因此地域性原则排除了对德国专利的侵犯。但杜塞尔多夫法院驳回了被告的论点。该法院认为，虽然地域性原则将专利权效力限制在授予专利的国家领土内，一项行为必须与德国有足够的关系才影响到德国专利，因此完全在国外进行的行为并不侵犯德国专利，
但是，必须区别对待跨境行为。该法院区分了两种行为：第一，侵权行为始于德国境外但在德国境内结束；第二，侵权行为始于德国境内但在德国境外结束。该法院认为，在这两种情况里，如果行为人成功利用境外行为侵犯了国内专利，则境外行为都必须视为境内行为，但前提是实施境外行为者故意对德国境内市场造成直接影响。®
该法院对这两种情况举例作了说明。第一种情况的例子涉及制造方法专利。如果当事人在国外使用了该方法第一个步骤，制造了初级产品，之后将初级产品运输到德国，并使用余下的方法步骤做成了成品。在这种情况下，由于制造商利用了该工作的最后成果，因此必须对国外的行为承担责任。第二种情况与“预付费电话卡”案系争专利的事实是一致的。法院认为，只要被告在德国出售电话卡就足够了，因为后续的方法步骤都在德国产生了效果。服务器生成的所有命令例如信用检查、启用和切断电话连接等，只要是在德国实现专利方法所必需的，均会被转移到德国。此外，该专利方法的所有优点在德国都已经得以体现。⑰被告不服德国杜塞尔多夫上诉法院审理的判决，提起了上诉。目前该案尚由德国联邦最高法院审理。根据德国业界的判断，从“预付费电话卡"案的现有判决结果来看，如果企业想通过将方法步骤拆分在不同国家进行实施，特别是将某些步骤转移到境外，从而规避德国方法专利，将会越来越困难。®
（二）向境外提供部件的专利侵权分析
1.适用专利直接侵权的空间
在探讨《德国专利法》第10条第1款的专利间接侵权是否可以适用之前，还必须注意到，德国法院在适用《德国专利法》第9条（专利直接侵权行为）时，也有灵活解释直接侵权行为以扩张专利权的做法。如果当事人在制造产品时，故意缺少德国专利的某个特征，或者“临时"代以一个不属于德国专利的特征，然后出口到不具有专利的域外，再根据原来的计划，改装回在德国会构成专利侵权的产品的，德国法院也有可能会直接适用《德国专利法》第9条，认定这种行为属于专利直接侵权。杜塞尔多夫地方法院在2005年的红外线测量仪（Infimot-Messgerat）案中就持这种观点。根据杜塞尔多夫地方法院的说理，所有侵权的要素存在，即便行为人在德国境内提供的设备在形态上“尚未”完整，但是，只要其告知被提供者对设备做进一步的改变，或者被提供者清楚地知晓其用意，那么就足够成立直接侵权。在这种情况下，并不需要再假借《德国专利法》第10条第1款的间接侵权规定进行规制。®
因此，就跨境实施的涉嫌侵犯专利权的行为而言，必须分析被指控的涉嫌侵权的产品是否已经落入专利权利要求的保护范围，而这个保护范围由权利要求的文义及等同的范围所确定。在特殊情况
⑯OLG Dusldorf1-2U51-08-Prepaid Telefiankarte.
⑰同注释⑯。
⑱Felix T.Rddiger,Nina Malzhacke,The"Prepaid Telephone Card"Decision of t he Higher Regional Court Dusldorf,at www. /en/news/articles/2012^)repaid-telephone-card-decisio
n-higher-regional-court-dusldorf^last visited:2020-12-01.
⑲LG Dusldorf[Regional Court]2005,4Entscheidungen Der Instanzgerichte Zum Recht Des Geistigen Eigentums[Instge]90(Ger.) (hrfrarot-Messgerat).
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下，虽然表面缺乏个别对应的技术特征，但能够认定被告有计划在出境之后改造成侵权设备的，德国法院仍有可能通过法律解释，认定成立直接侵权。然而，本文认为，在这种情况下，法院难免涉及行为人有运往境外组装的预谋和计划等主观故意的认定，这与正常情况之下的专利直接侵权是不一样的，因为后者无须考虑行为人的主观要件。实践中，这种侵权认定的特殊性显然对权利人的举证责任提出了新的要求。
2.向刪即部件是否构成专利间接侵权
如前所述，德国联邦法院在适用《德国专利法》第10条第1款追究专利间接侵权责任时，要求系争行为满足"双重国内关联"的要件。也即不仅最初的许诺销售或提供发明相关装置的行为应该是在德国境内，而且发明组装完整之后的销售、使用行为（也即后续可能的直接侵权行为）也应该在德国境内。例如，在后文提及的“电波钟”（Funkuhrll,2007）案中，德国联邦最高法院认为，如果提供与发明重要
技术特征相关的装置，是为了在域外实施发明，则不构成间接侵权。㉚这种观点在德国学界一直得到广泛的支持。®
其次，从专利间接侵权的主观要件来看，当事人必须知晓或根据情况明显可知，这些装置“客观上适合"且有意“用于”发明，使发明发挥功效。是否“客观适合”应该由所述领域技术人员根据专利优先权日的状况进行客观的评价，并非主观判断。而且，根据德国联邦最高法院的“热风机”（Lufflieizgerat）案，该主观意图也是指在德国境内适用、且有意使之发挥功效。®可见，在跨境提供专利产品部件的案件涉及专利间接侵权认定时，“双重国内关联”原则以及专利间接侵权主观要件的认定，对德国专利权域外效力的扩张具有较大的限制，如果行为人没有在德国境内实施发明的主观意图，而且最终成品没投入德国市场的，则提供者（许诺销售和销售者）就不构成专利间接侵权。
（三）境外提供者的间接侵权认定
总体来看，基于“双重国内关联”的要求，德国在跨境专利间接侵权认定上依然比较坚持专利权效力的地域性。然而，由于专利间接侵权在德国的成立不以后续直接侵权行为的实际发生为必要前提，◎因此在有的案件中，即便尚未真正出现境内实施专利的情况，德国法院也可能会认定某些在境外提供部件的行为侵犯了本国专利权，从而拓展本国专利权的域外效力。在有的案件中，甚至出现了直接针对境外行为人的侵权责任认定。
1."电波钟"系列案
在2002年德国联邦最高法院裁判的“电波钟I”案中，该案被告在德国境内生产并提供系争装置，成品最后进入德国。德国联邦最高法院首次认定，从境外供货商那里获得产品后提供给境外买家的行为，也可能构成侵犯德国专利权，前提是当事人知晓德国专利的存在以及成品电波钟将会卖到德国，而且该境外买家随后将产品销往德国。法院特别指出，根据《德国民法典》第840条，每个辅助侵权者都可以单独被认定过失侵犯专利权，包括没有充分预警专利侵权。@但总体而言，该
⑳BGH,2007GRUR313-Funkuhr H.
西安事变时间@See Amiram Benyamini,Patent Infringement in the European Community.Weinheim,1993,p.259ff.;Rauh GA(2010)Mittelbare Patentverletzung in Deutschland,Japan und den USA.GRUR Int459if,pp.459,464;KraBer R(2009)Patentrecht,6th edn,p.810.
㉒BGH GRUR2001,22&231-Luftheizgerat(Air Heater),cited from Heinz Goddar，同注释⑫，citation12.
㉓德国、英国、法国等欧盟主要国家均采取"独立说"的立场。参见Karolina Wiktorson,et.al.,Contributo
ry Infringement in Europe-Before and after the UPC,Management n*2017,p.53,at /article/blkbpl7k7b6kl3/contributory-tnfiringement-in-europe-befbre-and-after-the-upc-sponsored,last visited:2020-12-01.
㉔BGH,Beschluss vom26.Februar2002,Az.XZR36/01-Funkuhr I.
